Znaki renomowane jako słowa klucze w wyszukiwarkach internetowych
22 września br. zapadł kolejny wyrok dotyczący używania znaków towarowych w internecie (sygn. akt C-323/09). Tym razem TSUE przeprowadził wykładnię przepisów dotyczących naruszenia praw do znaku renomowanego.
Spór toczył się pomiędzy Interflora Inc. (dalej „Interflora”) – znaną na świecie siecią świadczącą usługi doręczania kwiatów – oraz Marks & Spencer plc. (dalej „Marks&Spencer”), jednym z największych sprzedawców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Marks&Spencer używał jako tzw. słów kluczy znaków towarowych Interflora (i do nich podobnych) w usłudze AdWords oferowanej przez wyszukiwarkę internetową Google. Wpisanie przez internautę znaków towarowych Interflora powodowało wyświetlenie linku reklamowego Marks&Spencer, który także oferował usługę dostarczania kwiatów. Tym samym internauta, który poszukiwał usług znanej sieci Interflora, mógł skorzystać z konkurencyjnej usługi oferowanej przez Marks&Spencer.
Wcześniejsze wyroki TSUE (przede wszystkim wyrok wydany w sprawie Google, C-236/08 do C-238/08) przesądziły, że wykorzystanie cudzego znaku towarowego jako słowa klucza nie stanowi naruszenia praw do znaku towarowego, o ile treść linku reklamowego nie sugeruje internaucie, że oferta pochodzi od uprawnionego do znaku. Rozstrzygnięcie to dotyczyło użycia „zwykłych” znaków towarowych, tj. niecieszących się ugruntowaną renomą. Ochrona znaków renomowanych ma szerszy zasięg. Naruszeniem jest bowiem nie tylko naruszenie tzw. funkcji pochodzenia, lecz także czerpanie korzyści z renomy znaku, lub powodowanie uszczerbku w zdolności odróżniającej, tj. tzw. rozwodnienie, oraz w renomie znaku, tj. tzw. degradacja znaku, nawet jeśli klient nie jest wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi.
W omawianej sprawie TSUE rozpatrywał możliwość naruszenia renomy znaku na gruncie przepisów o tzw. podwójnej identyczności, kiedy to bada się, czy osoba trzecia, używając oznaczenia identycznego jak znak towarowy uprawnionego, uniemożliwia pełnienie przez ten znak funkcji reklamowej i inwestycyjnej, oraz na gruncie przepisów o ochronie znaków renomowanych, kiedy do stwierdzenia naruszenia wystarczy, że osoba trzecia czerpie nienależną korzyść z renomy znaku lub użycie przez nią znaku renomowanego prowadzi do osłabienia jego zdolności odróżniającej.
W zakresie naruszenia funkcji reklamowej TSUE potwierdził, że wykorzystanie przez osobę trzecią znaku towarowego uprawnionego jako słowa klucza nie narusza funkcji reklamowej, gdyż nie uniemożliwia uprawnionemu użycia tego znaku w wyszukiwarce internetowej. Do stwierdzenia naruszenia nie wystarczy też fakt, że wykorzystanie znaku przez wiele podmiotów zmusza uprawnionego do zintensyfikowania działań w celu promocji swojej działalności w internecie.
Po raz pierwszy w omawianym wyroku znalazły się obszerne uwagi dotyczące funkcji inwestycyjnej znaku. TSUE powiązał funkcję inwestycyjną ze zdolnością znaku do uzyskania lub zachowania reputacji, do czego może dochodzić nie tylko za pośrednictwem reklamy, ale także za pośrednictwem różnych technik handlowych. TSUE stwierdził, że gdy używanie przez osobę trzecią, taką jak konkurent właściciela znaku towarowego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym ogranicza w istotny sposób wykorzystanie znaku przez uprawnionego dla celów uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów, należy uznać, że używanie to ma negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną znaku towarowego, zatem powoduje jego naruszenie. Niemniej jednak wyłączył taki negatywny wpływ, gdy jedynym skutkiem używania znaku przez osobę trzecią jest zmuszenie właściciela tego znaku towarowego do zintensyfikowania podejmowanych wysiłków w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać konsumentów. Stwierdził także, że uprawniony do znaku towarowego nie może skutecznie powoływać się na okoliczność, że wspomniane używanie skutkuje tym, że niektórzy konsumenci odwracają się od towarów i usług opatrzonych wspomnianym znakiem towarowym, wybierając ofertę konkurencyjną. TSUE nie wskazał żadnych okoliczności, które mogłyby być uznane za naruszenie funkcji inwestycyjnej znaku.
W odniesieniu do ochrony znaków renomowanych, TSUE analizował dwie postacie uszczerbku, tj. możliwość rozwodnienia znaku oraz jego pasożytnicze wykorzystanie. Interflora argumentowała, że wykorzystanie jej znaków towarowych jako słów kluczy stopniowo doprowadzi do tego, że internauci uznają, że termin ten nie jest znakiem towarowym, a terminem rodzajowym dla wszystkich usług doręczenia kwiatów. TSUE stwierdził jednak, że wykorzystanie znaku jako słów kluczy nie przyczynia się nieuchronnie do takiego procesu, gdyż używanie to po prostu służyło przyciągnięciu uwagi internauty do istniejących towarów lub usług alternatywnych w stosunku do oferowanych przez właściciela wspomnianego znaku towarowego.
W zakresie czerpania nienależnej korzyści TSUE stwierdził, że gdy po zapoznaniu się z reklamą konkurenta internauci nabywają oferowany przez niego towar lub usługę zamiast towaru lub usług właściciela znaku towarowego, którego dotyczyło początkowo wyszukiwanie, konkurent ten czerpie rzeczywistą korzyść z charakteru odróżniającego i renomy tego znaku towarowego. Niemniej jednak uznał, że wykorzystanie cudzego znaku towarowego jako słowa klucza ma uzasadniony i uczciwy charakter, gdy jego celem jest tylko przyciągnięcie klientów do oferty usług alternatywnych w stosunku do oferty uprawnionego do znaku.
Omawiany wyrok potwierdza, że TSUE stoi na stanowisku wolności wykorzystywania cudzych znaków towarowych w internecie, nawet gdy są to znaki cieszące się renomą, często wypracowaną przez lata podejmowanych wysiłków marketingowych i czynienia znacznych nakładów finansowych. Trudno wskazać na sytuacje, kiedy użycie cudzego znaku jako słowa klucza będzie stanowić naruszenie. TSUE dopuszcza jedną taką sytuację – kiedy treść linku reklamowego sugeruje, że reklamowany towar lub usługa pochodzą od uprawnionego do znaku. Sytuacje takie są stosunkowo rzadkie. Najczęściej konkurent pragnie jedynie przyciągnąć i w konsekwencji przejąć klientelę uprawnionego do znaku, posługując się jego znakiem towarowym. Z orzecznictwa TSUE wynika, że taką praktykę należy uznać za dozwoloną. Ogranicza to w istotny sposób interesy uprawnionego do znaku.
dr Monika Żuraw, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy