Sądy IP – unieważnienie znaków towarowych i wzorów przemysłowych możliwe nie tylko przed UPRP | Co do zasady

W kolejnym artykule poświęconym sądom IP przybliżamy regulację umożliwiającą pozwanemu obronę w sprawie o naruszenie praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych. Aktualnie możliwość złożenia pozwu wzajemnego o unieważnienie lub wygaszenie prawa dostępna jest wyłącznie w postępowaniach o ochronę znaków towarowych UE i wzorów wspólnotowych¹. Od 1 lipca 2020 r. sytuacja ulegnie zmianie. Pozwani będą mogli wytoczyć powództwo wzajemne również w postępowaniach dotyczących praw krajowych.

Dotychczasowy podział kompetencji

W sprawach o ochronę krajowych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych kompetencje związane z ochroną tych praw były rozdzielone pomiędzy Urząd Patentowy RP i sądownictwo administracyjne z jednej strony oraz sądownictwo powszechne i Sąd Najwyższy z drugiej. Wyłącznie właściwy w przedmiocie przyznawania praw własności przemysłowej oraz oceny ich ważności był Urząd Patentowy RP. Sądy powszechne oceniały natomiast zasadność roszczeń o ochronę tych praw, zgłaszanych przez ich właścicieli oraz licencjobiorców w postępowaniach cywilnych, i nie mogły rozstrzygać, czy prawo, które stanowi podstawę powództwa, zostało udzielone w sposób prawidłowy i powinno być w mocy.

Aby zatem zakwestionować ważność praw stanowiących podstawę roszczeń, pozwany musiał zainicjować przed Urzędem Patentowym postępowanie w przedmiocie unieważnienia lub wygaszenia danego prawa.   Wszczęcie tej procedury nie powodowało automatycznego zawieszenia postępowania o naruszenie toczącego się przed sądem powszechnym. Pozwani w postępowaniach przed tymi sądami równolegle formułowali zatem wnioski o zawieszenie postępowania cywilnego  do czasu wydania prawomocnej decyzji w przedmiocie ważności danego prawa. Sądy do tego rodzaju wniosków podchodziły z rezerwą, wskazując, że art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. jest przepisem wprowadzającym fakultatywną, a nie obligatoryjną możliwość zawieszenia postępowania. Równolegle zatem toczyły się sprawy o naruszenie patentu, prawa do znaku towarowego czy wzoru przemysłowego przed sądami powszechnymi oraz postępowania administracyjne w przedmiocie wydania decyzji unieważniającej te prawa ze skutkiem wstecznym (ex tunc) lub deklaratoryjnej decyzji wygaszającej prawo ochronne na znak towarowy począwszy od daty wskazanej w decyzji wynikającej z ustalonego stanu faktycznego.

Większe uprawnienia sądów powszechnych

Od 1 lipca 2020 r. pozwani w procesie o ochronę praw ochronnych na krajowe znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych będą mogli skutecznie zakwestionować prawidłowość i ważność praw udzielonych przez Urząd Patentowy RP poprzez złożenie pozwu wzajemnego w toku postępowania przed sądem powszechnym. Ustawa nowelizująca przyznała zatem sądom powszechnym część kompetencji wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla organów administracyjnych i sądownictwa administracyjnego. Możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego o unieważnienie lub wygaszenie prawa przewidziana została także dla pozwanych w oparciu o prawo ochronne na wspólny znak towarowy, wspólne prawo ochronne na znak towarowy, prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny oraz uznanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego lub międzynarodowego wzoru przemysłowego. Niezmiennie pozew wzajemny o unieważnienie lub wygaszenie prawa złożyć będzie można też w postępowaniach o ochronę znaku towarowego UE oraz wzoru wspólnotowego. Sprawy te – jak już informowaliśmy – od 1 lipca 2020 r. będą rozpoznawane w I instancji w czterech sądach okręgowych, a nie jak dotychczas wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W ramach powództwa wzajemnego nadal nie będzie można jednak kwestionować ważności patentów czy wzorów użytkowych.

Powództwo wzajemne będzie można złożyć w terminie wynikającym z zasad ogólnych (art. 204 k.p.c.), a zatem najpóźniej w chwili złożenia odpowiedzi na pozew albo – jeśli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego lub przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego.

Przepisy przewidują, że sąd będzie związany nie tylko podstawą faktyczną powództwa, lecz także podstawą prawną (art. 479¹²⁴ k.p.c.) pozwu wzajemnego o unieważnienie lub o wygaszenie prawa, a zatem wskazaną przez powoda wzajemnego przyczyną, która skutkować powinna unieważnieniem lub wygaszeniem danego prawa. Zastosowanie w tych sprawach znajdą przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, w zakresie, w jakim nie będą one sprzeczne z przepisami proceduralnymi dotyczącymi postępowań odrębnych w sprawach z zakresu własności intelektualnej.

Ponadto ustawodawca przewidział mechanizm wzajemnego informowania się organów kompetentnych do decydowania w przedmiocie ważności praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W przypadku wniesienia powództwa wzajemnego sąd będzie zobowiązany zwrócić się do Prezesa Urzędu Patentowego RP z żądaniem udzielenia informacji, czy przed Urzędem Patentowym nie toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia danego prawa. Jeśli takie postępowanie będzie się toczyć, sąd zawiesi postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed UPRP. Sąd zawiesi postępowanie z urzędu także wtedy, gdy równolegle toczyć się będzie inne postępowanie cywilne, obejmujące żądanie, którego dotyczy wniesione powództwo wzajemne.

Jeśli z uzyskanej informacji wynikać będzie, że w przedmiocie ważności danego prawa Urząd Patentowy RP wydał już prawomocną decyzję, sąd będzie zobligowany do odrzucenia powództwa wzajemnego – oczywiście pod warunkiem, że decyzja ta dotyczy tego samego przedmiotu sprawy, w tym w szczególności tej samej podstawy powództwa wzajemnego.

Wydany w postępowaniu cywilnym wyrok w przedmiocie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa będzie skuteczny względem osób trzecich, a sąd prowadzący postępowanie będzie zobowiązany przesłać jego odpis niezwłocznie do Urzędu Patentowego RP w celu dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru oraz przekazania powiadomienia do Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej działającego przy WIPO.

Pozew wzajemny o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy podlegać będzie stałej opłacie sądowej w wysokości 1000 zł.

Ewa Nagy, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy