Testarossa, czyli o zawiłościach związanych z rzeczywistym używaniem znaków towarowych | Co do zasady

Czy sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do samochodów testarossa oraz używanych samochodów testarossa kwalifikuje się jako rzeczywiste używanie tego znaku? A jeśli tak, to czy jest to używanie znaku tylko dla bardzo drogich luksusowych samochodów sportowych, czy jednak dla całej kategorii samochodów?

Wyrok TSUE w sprawach C-720/18 i C-721/18 (testarossa)

Rejestrując znak towarowy, właściciel uzyskuje prawo wyłącznego używania go w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze terytorialnym – np. w Polsce lub w Unii Europejskiej. Prawo to można posiadać w zasadzie w nieskończoność; wystarczy systematycznie uiszczać opłaty za kolejne okresy ochrony. Z biznesowego punktu widzenia jest to bardzo atrakcyjny sposób chronienia dóbr, które mają istotne znaczenie w identyfikacji towarów i usług przedsiębiorcy na rynku, a w wielu przypadkach stanowią szczególnie ważny składnik jej majątku.

Rzeczywiste używanie znaku

Dając tak znaczące uprawnienia, prawodawca nakłada na właściciela w zasadzie tylko jeden wymóg (poza fiskalnym, rzecz jasna). Znak musi być używany w sposób rzeczywisty. Co oznacza, w skrócie, używanie znaku zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie identyfikacji pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług. Używanie nie może być symboliczne ani mieć jedynie na celu utrzymania praw do znaku.

Właściciel nie musi udowadniać bez przerwy, że znaku używa. Potrzeba taka pojawia się dopiero wówczas, gdy podmiot trzeci wystąpi z wnioskiem o wygaszenie prawa ochronnego na określony znak towarowy lub zgłaszający znak zarzuci nieużywanie znaku będącego podstawą sprzeciwu. Wtedy właściciel musi przedłożyć dowody, którymi wykaże, że w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o wygaszenie prawa lub zgłoszenie znaku do rejestracji przez podmiot trzeci używał swojego znaku w sposób rzeczywisty na terytorium, na którym korzysta on z ochrony, i w odniesieniu do towarów, dla których znak jest zarejestrowany lub dla towarów objętych sprzeciwem.

Brzmi prosto, ale w rzeczywistości jest to trudne i żmudne dowodowo postępowanie.

Zasadą w sporach wygaszeniowych, w myśl art. 13 dyrektywy 2008/95 (obecnie art. 21 dyrektywy 2015/2436), jest to, że w przypadku niewykazania rzeczywistego używania znaku dla wszystkich towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany, zamiast całkowicie wygaszać prawo ochronne, ogranicza się rejestr towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany, do takich, dla których używanie wykazano. Innymi słowy, wygasza się prawo tylko w odniesieniu do niektórych towarów i usług, pozostawiając je w pozostałej części w mocy.

Stan faktyczny w sprawie znaków testarossa

Przed niemieckimi sądami toczyła się sprawa wygaszeniowa, której przedmiotem były prawa Ferrari SpA do znaków towarowych zarejestrowanych – w uproszczeniu – dla pojazdów oraz ich części (klasa 12):

W postępowaniu głównym ustalono, że w latach 1984–1991 Ferrari SpA sprzedawało model samochodu sportowego pod nazwą testarossa. Następnie do 1996 r. sprzedawało, będące następcami testarossa, modele 512 TR i F512 M, a w 2014 r. wyprodukowało jeden egzemplarz Ferrari F12 TRS. Na świecie istnieje tylko 7 000 egzemplarzy samochodów opatrzonych znakami testarossa.

W okresie istotnym dla oceny używania znaków Ferrari SpA używało ich do identyfikacji części zamiennych i akcesoriów do samochodów testarossa (w latach 2011–2016 części zamienne wygenerowały obrót w wysokości ok. 17 000 EUR), a także oferowało usługi serwisowania tych pojazdów. Oprócz tego Ferrari SpA dokonywało także, po przeprowadzeniu kontroli, odsprzedaży używanych samochodów oznaczonych znakami testarossa.

Pytania prejudycjalne

Na kanwie sprawy znaków testarossa pojawił się szereg wątpliwości. W tym artykule skomentujemy tylko kilka z nich, a mianowicie pytania o to:

• czy odsprzedaż samochodów używanych przez właściciela znaku jest użyciem znaku w sposób rzeczywisty
• kiedy posprzedażowe usługi serwisowe oraz sprzedaż części zamiennych do towarów wprowadzonych na rynek kwalifikuje się jako rzeczywiste używanie znaku
• jak tworzyć podkategorie towarów lub usług i czy użycie znaku dla części towarów mieszczących się w szerszej kategorii jest zaliczane jako używanie go dla całej kategorii towarów (co w rozpatrywanej sprawie sprowadziło się do ustalenia, czy używanie znaku dla „drogich luksusowych samochodów sportowych” należy traktować jako używanie znaku dla ogólnej kategorii „samochodów”).

Odsprzedaż towarów używanych przez właściciela znaku

Ferrari SpA w postępowaniu głównym wskazało, że sprzedawało samochody używane oznaczone znakami testarossa, a sprzedaż ta wymagała uznania przez Ferrari SpA samochodu ponownie za „swój”, wobec czego odsprzedaż stanowiła „nowe” rzeczywiste użycie znaku. Z takim stanowiskiem nie zgodził się niemiecki sąd I instancji, który argumentował, że wprowadzenie produktu na rynek powoduje wyczerpanie praw. Wyczerpanie praw oznacza, że właściciel znaku nie może, co do zasady, zakazywać podmiotom trzecim używania znaku w odniesieniu do towarów nim oznaczonych, które zostały wprowadzone przez niego lub za jego zgodą do obrotu w UE. Sąd krajowy stanął więc na stanowisku, że jeśli właściciel nie może zakazać podmiotom trzecim dokonania określonej czynności, to dokonanie jej przez właściciela nie stanowi używania znaku, które pozwalałoby zachować prawa do znaku.

Trybunał podzielił stanowisko Ferrari. Orzekł, że co prawda odsprzedaż używanego towaru jako taka nie stanowi użycia znaku, jeśli jednak właściciel znaku przy odsprzedaży towarów używanych faktycznie używa go zgodnie z jego funkcją podstawową (identyfikacji źródła pochodzenia), to może stanowić to ponowne rzeczywiste użycie znaku. Zdaniem TSUE przepisy o wyczerpaniu praw (art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95; obecnie art. 15(1) dyrektywy 2015/2436) potwierdzają taką wykładnię, ponieważ nie zabraniają właścicielowi używać ponownie znaku w odniesieniu do produktów wprowadzonych już przez niego na rynek. Wyczerpanie prawa do znaku nie stanowi więc przeszkody w ponownym użyciu znaku przez właściciela.

Sprzedaż części zamiennych i posprzedażowe usługi serwisowe

Odwołując się do dotychczasowego dorobku orzeczniczego, Trybunał przypomniał, że używanie znaku dla części zamiennych, które są integralną częścią towarów wprowadzonych wcześniej na rynek i oznaczonych kwestionowanym znakiem, może stanowić rzeczywiste używanie znaku. A co więcej, używanie to zalicza się nie tylko dla samych części zamiennych, ale też dla towarów, w skład których wchodzą te części zamienne. Nie ma przy tym znaczenia, czy rejestracja znaku obejmuje same tylko towary kompletne, czy również ich części zamienne. A więc jeśli znaki testarossa zarejestrowano dla samochodów i ich części zamiennych, to samo tylko używanie ich dla części zamiennych powinno być kwalifikowane jako rzeczywiste używanie znaku zarówno dla samochodów, jak i ich części zamiennych.

Powyższe konkluzje Trybunał każe stosować także przy analizie charakteru usług posprzedażowych i wskazuje, że one także mogą stanowić formę rzeczywistego używania znaku. Jednak takie zakwalifikowanie jest możliwe tylko – jak w przypadku sprzedaży części zamiennych – gdy sporny znak, który został użyty na towarach wprowadzonych wcześniej na rynek, jest faktyczne wykorzystany przy świadczeniu usług związanych z tymi towarami. Innymi słowy, świadczenie usług dotyczących sprzedanych wcześniej towarów, ale bez użycia w tym celu znaku, nie jest formą jego rzeczywistego używania. Operując na przykładzie znaków testarossa – formą rzeczywistego używania znaku będzie oferowanie „serwisu samochodów Ferrari Testarossa”, a nie „serwisu aut Ferrari”, nawet jeśli modele oznaczone znakami testarossa były w ramach tych usług serwisowane.

Zasady tworzenia podkategorii towarów

Pytanie sądu krajowego dotyczące tego, czy używanie znaku testarossa należy zaliczyć do używania wyłącznie dla „bardzo drogich luksusowych samochodów sportowych” czy dla „samochodów” jako takich, sprowadza się do rozważenia zasad tworzenia podkategorii towarów i usług. W tym kontekście Trybunał przypomniał, że zasadniczym kryterium, jakie należy stosować, by wyodrębnić spójne i niezależne podkategorie towarów, jest ich cel i przeznaczenie. W tym procesie ważne jest jedynie, czy konsument, chcąc nabyć towar mieszczący się w danej kategorii, skojarzy z tym znakiem towarowym wszystkie towary do niej należące. Nie można takiej oceny wykluczyć jedynie przez wzgląd na to, że towary należą do różnych rynków lub do różnych segmentów rynku, tym bardziej mając na uwadze fakt, że właściciel znaku towarowego ma uzasadniony interes w rozszerzeniu gamy swoich produktów.

Często jest tak, że towary mają więcej niż jeden cel i przeznaczenie. W takim przypadku nie można tworzyć podkategorii towarów, biorąc pod uwagę każdy z celów z osobna, ponieważ nie pozwala to na określenie niezależnych podkategorii w sposób spójny i skutkuje nadmiernym ograniczeniem praw właściciela znaku towarowego. Na przykład laptop i jego oprogramowanie mogą służyć do grania w gry komputerowe, pracy biurowej, odtwarzania filmów i muzyki, obróbki graficznej materiałów i do wielu innych celów. Fakt, że właściciel znaku wykazuje używanie znaku tylko dla laptopów gamingowych, nie powinien prowadzić do ograniczenia prawa do znaku tylko do takich komputerów; laptopy te mogą być bowiem używane też do innych celów. Płynie z tego wniosek taki, że właściciel znaku nie ma obowiązku wykazywać rzeczywistego używania znaku dla każdego „celu” osobno.

Odnosząc się do znaków testarossa, Trybunał dał do zrozumienia, że podkategoria towarów zaproponowana przez sądy niemieckie określona jako „bardzo drogie luksusowe samochody sportowe” nie jest właściwa. Sam fakt, że towary są drogie, a w konsekwencji mogą należeć do specyficznego rynku, nie wystarczy, by uznać, że stanowią one niezależną podkategorię w ramach klasy. Przymiot „luksusowości” także nie tworzy jednorodnej podgrupy w ramach kategorii towarów jakimi są pojazdy, bowiem w ten sposób można opisać różne typy samochodów. A określenie „sportowe” i związane z nim potencjalne użycie samochodu w sportach motorowych jest tylko jedną z cech, które te samochody posiadają, nie tracąc jednocześnie swojego podstawowego zastosowania, czyli bycia środkiem przewozu drogowego osób i ich rzeczy.

Konkludując, jeżeli znak był używany jedynie dla niektórych towarów, takich jak drogie luksusowe samochody sportowe, lub wyłącznie w odniesieniu do części zamiennych lub akcesoriów do takich towarów, to – co do zasady – należy uznać go za rzeczywiście używany dla wszystkich towarów należących do tej kategorii (a więc samochodów w ogólności) i składających się na nie części zamiennych.

Konkluzja

Wyrok w sprawie testarossa jest ważny dla praktyki, szczególnie dla znaków w branży motoryzacyjnej. Trybunał potwierdził bowiem, że użycie znaku przez właściciela do odsprzedaży towarów używanych może stanowić rzeczywiste używanie znaku. Wskazał również, że usługi posprzedażowe mające za przedmiot towary wprowadzone wcześniej na rynek pod znakiem, mogą stanowić formę rzeczywistego używania znaku, o ile tylko do ich świadczenia znak jest wykorzystywany.

Komentowane orzeczenie będzie stanowiło istotną wskazówkę interpretacyjną w wielu sprawach wygaszeniowych, w szczególności tych dotyczących marek luksusowych. Trybunał dał bowiem jasno do zrozumienia, że cena i luksusowość towaru nie przesądzają o konieczności wyodrębnienia jakiejś szczególnej podkategorii towarów. W przypadku szerokiej kategorii towarów, w ramach której konsumenci kojarzą ze znakiem wszystkie towary, właściciel znaku nie musi wykazywać używania go dla każdego towaru z osobna. Używanie znaku dla niektórych towarów powinno być w takim przypadku uznane za rzeczywiste używanie znaku w odniesieniu do wszystkich towarów w ramach kategorii. Trybunał wskazuje w istocie, że nie należy doszukiwać się bardziej precyzyjnych, węższych kategorii towarów, wykorzystując za kryterium podziału jeden z kilku celów, jakim towar służy (cel dominujący), bowiem jest to metodyka, która prowadzi do niespójności, a w konsekwencji do niezasadnego zawężenia prawa właściciela.

Paulina Mleczak, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy