Rodzaj znaku towarowego a ocena jego rzeczywistego używania
Trybunał Sprawiedliwości UE ostatecznie rozstrzygnął sprawę dotyczącą unijnego znaku towarowego przedstawiającego krzyż umieszczony na bocznej stronie buta sportowego. Z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia tego znaku towarowego wystąpiła niemiecka spółka Deichmann SE, powołując się na brak rzeczywistego używania znaku.
Wyrok TSUE z 6 czerwca 2019 r. w sprawie C-223/18 P
Stan faktyczny
O sprawie, na etapie postępowania przed Sądem, pisaliśmy tutaj. Dla przypomnienia: hiszpańska spółka Munich SL zgłosiła do rejestracji w EUIPO graficzny znak towarowy nr 002923852 dla towarów z klasy 25, tj. butów sportowych:
ZTUE nr 002923852
Znak został zarejestrowany w 2004 r. W 2010 r. Munich złożył pozew o naruszenie praw do tego znaku towarowego przez spółkę Deichmann. W odpowiedzi Deichmann zawnioskował o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego z powodu braku jego rzeczywistego używania.
Kluczową kwestią w sprawie było przesądzenie, co wchodzi w zakres ochrony powyższego znaku towarowego i czy zakwalifikowanie go w zgłoszeniu jako konkretnego rodzaju znaku, tj. znaku graficznego, przesądziło o zakresie tej ochrony. Deichmann twierdził, że mimo użycia linii przerywanych, sugerujących, że mamy do czynienia z pozycyjnym znakiem towarowym, znak Munich został zgłoszony i zarejestrowany jako znak graficzny, a więc jako stylizowany wizerunek sznurowanego buta z dwoma skrzyżowanymi paskami na bocznej stronie. Zdaniem Deichmanna ochrona tego znaku rozciąga się zatem na całe jego przedstawienie graficzne, włączając kontur buta i sznurówek.
Tymczasem dowody używania znaku złożone przez Munich dotyczyły modeli butów oznaczonych co prawda na bocznej stronie dwoma skrzyżowanymi pasami, ale różniących się wyglądem od buta przedstawionego w znaku. Przykłady poniżej:
Sąd uznał, że kontury buta nie są przedmiotem zastrzeżenia, a zastosowanie linii przerywanych miało na celu jedynie wskazanie położenia pasków na bucie. Zdaniem Sądu o zakresie ochrony znaku towarowego decyduje nie tyle jego kwalifikacja jako znaku graficznego lub pozycyjnego, ile charakter oznaczenia w postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane. Zatem dowody złożone przez Munich, według Sądu, świadczyły o rzeczywistym używaniu tego znaku towarowego.
Spółka Deichmann odwołała się od wyroku Sądu. Na tej kanwie wyrok wydał TSUE.
Istota kwalifikacji znaku i zakres jego ochrony
Po pierwsze Deichmann nie zgadzał się z twierdzeniem Sądu, że kwalifikacja rodzaju znaku towarowego jest nieistotna. Jego zdaniem aby stwierdzić, czy znak był rzeczywiście używany, należy zacząć od ustalenia, czy został on zarejestrowany jako pozycyjny czy jako graficzny znak towarowy. Przesłanki prawne, przedmiot i zakres ochrony związanej z różnymi rodzajami znaków towarowych oraz ich używaniem są bowiem w obu sytuacjach odmienne.
Trybunał uznał jednak, że ponieważ w dacie zgłoszenia znaku w mającym zastosowanie prawodawstwie nie zdefiniowano pozycyjnych znaków towarowych, Sąd nie miał obowiązku stwierdzić, że kwalifikacja spornego znaku towarowego jako graficznego lub pozycyjnego znaku towarowego jest istotna. Trybunał powołał się na swoje wcześniejsze orzecznictwo, w którym potwierdził, że w ramach oceny charakteru odróżniającego oraz oceny rzeczywistego używania nie ma znaczenia kwalifikacja znaku pozycyjnego jako znaku graficznego, trójwymiarowego czy szczególnej kategorii.
Po drugie Deichmann wskazywał, że sporny znak został błędnie uznany przez Sąd za pozycyjny, choćby z tego względu, że został on wyraźnie zarejestrowany jako graficzny znak towarowy.
Jednakże zdaniem Trybunału okoliczność zarejestrowania spornego znaku jako znaku graficznego nie jest czynnikiem determinującym zakres żądanej ochrony. W ramach oceny cech danego oznaczenia można bowiem uwzględnić, poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi w chwili dokonania zgłoszenia, pozostałe okoliczności istotne dla odpowiedniej identyfikacji cech danego oznaczenia.
Po trzecie według Deichmanna, gdy znak towarowy zawierający linie przerywane nie został opisany jako pozycyjny znak towarowy lub gdy linie przerywane nie są przedmiotem wyraźnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa, należy wnioskować, że linie te stanowią część znaku towarowego. W tym zakresie Deichmann powołał się na wytyczne EUIPO, twierdząc, że wymagają one wyraźnego opisania znaku pozycyjnego.
Trybunał zgodził się, że używanie przerywanych linii w chwili zgłaszania znaku towarowego może być połączone z przedłożeniem opisu lub oświadczenia o zrzeczeniu się prawa. Jednakże, według przepisów i orzecznictwa, nie jest wymagane złożenie takich oświadczeń, a w kontekście wykładni prawa Unii wytyczne EUIPO nie stanowią wiążących aktów prawnych. Tym samym Trybunał potwierdził, że linie przerywane tworzące kontury buta sportowego i jego sznurowadeł nie zostały objęte ochroną. Linii tych użyto jedynie w celu precyzyjnego wskazania pozycji oznaczenia na towarze, dla którego zarejestrowano oznaczenie. Co za tym idzie, żądana ochrona dotyczy wyłącznie krzyża utworzonego z dwóch czarnych nakładających się linii, ukazanych za pomocą ciągłych kresek.
W konsekwencji Trybunał oddalił w całości odwołanie Deichmanna, zgadzając się z Sądem, że złożone dowody są wystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku.
Komentarz
Wyrok Trybunału wyraźnie wskazuje, że oceniając zakres ochrony znaków towarowych zawierających w warstwie graficznej linie przerywane lub kropkowane należy kierować się zdrowym rozsądkiem, nie zaś formalnym wskazaniem rodzaju znaku towarowego. Co istotne, klasyfikacja znaku towarowego jako graficznego lub pozycyjnego nie wpływa na zakres jego ochrony i nie ma znaczenia przy ocenie jego rzeczywistego używania.
W tym względzie wyrok stanowi wskazówkę do interpretacji zakresu ochrony znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie znaków towarowych UE, w czasie, gdy wiele obecnie istniejących rodzajów znaków, takich jak znaki pozycyjne, nie zostało jednoznacznie zdefiniowanych w ustawodawstwie.
Należy podkreślić, że powyższa sprawa dotyczyła oceny rzeczywistego używania znaku towarowego. Inne zasady będą obowiązywać w sprawach mających na celu uzyskanie ochrony znaku. W tym wypadku wskazanie w zgłoszeniu konkretnego rodzaju znaku towarowego jest niezwykle istotne i może mieć daleko idące konsekwencje. Przypomniał o tym Trybunał w wyroku z 25 października 2018 r., w sprawie C-433/17 P z powództwa Enercon GmbH, o którym pisaliśmy tutaj.Trybunał potwierdził ustalenia Sądu, zgodnie z którymi określenie rodzaju znaku nie stanowi jedynie ułatwienia procedury administracyjnej, ale jest wymagane przez prawo i może przesądzać o uzyskaniu ochrony przez dany znak.
Monika Wieczorkowska, Sandra Lipińska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
