Określenie w zgłoszeniu rodzaju znaku ma daleko idące konsekwencje
Minęło już ponad 18 lat, odkąd spółka Enercon GmbH produkująca turbiny wiatrowe zgłosiła do rejestracji w EUIPO kolorowy znak towarowy przedstawiający słup z pasami w różnych odcieniach zieleni i bieli. Trybunał wydał wyrok, w którym ostatecznie rozstrzygnął kwestię zakresu ochrony.
O sprawie na etapie postępowania przed Sądem pisaliśmy już tutaj. Krótko przypominając, spółka Enercon GmbH zarejestrowała znak towarowy składający się z różnych odcieni koloru zielonego, ułożonych w taki sposób, że począwszy od dolnej części znaku kolor staje się coraz jaśniejszy.
ZTUE-002346542
W zgłoszeniu spółka wskazała, że rejestruje znak jako kolorowy znak towarowy, jednak w dalszym postępowaniu podniosła, że zgodnie z załączonym przedstawieniem znak powinien być postrzegany jako graficzny. Organy w wyniku kilkuetapowego postępowania uznały, że znak ten powinien być rozpatrywany zgodnie z rejestracją jako znak kolorowy, a jako taki nie ma charakteru odróżniającego, co doprowadziło do unieważnienia rejestracji. Przy ocenie charakteru odróżniającego znaku kolorowego organy nie biorą bowiem pod uwagę kształtu, na którym przedstawiony jest znak towarowy kolorowy. Co do zasady kształt ten nie stanowi części znaku, nie wyznacza jego obrysu, pokazuje tylko sposób nałożenia znaku na towar. Z taką interpretacją zgodził się Sąd pierwszej instancji. Spółka Enercon złożyła apelację od wyroku Sądu. 25 października 2018 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-433/17 P, w którym rozpatrzył apelację.
Znaczenie jednej kratki w formularzu
Wnosząc apelację, spółka Enercon podniosła następujące zarzuty:
- Sąd błędnie przyjął, że oznaczenie spornego znaku towarowego w zgłoszeniu jako kolorowego determinuje jego naturę prawną i wpływa na ocenę nabycia charakteru odróżniającego,
- Sąd zamiast ocenić zgłoszenie znaku jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu jego przedstawienia, oparł się jedynie na przyjętej w zgłoszeniu klasyfikacji.
Zdaniem spółki z certyfikatu rejestracyjnego znaku w sposób jednoznaczny wynika, że jest to znak graficzny, o kształcie przedstawionym w certyfikacie. Co więcej, określenie rodzaju znaku ma na celu jedynie ułatwienie kwestii administracyjnych, bowiem „znak kolorowy” nie jest zdefiniowany w prawie.
Ostateczne rozstrzygnięcie
Trybunał oddalił apelację spółki. Potwierdził ustalenia Sądu, zgodnie z którymi określenie rodzaju znaku nie stanowi jedynie ułatwienia procedury administracyjnej, tylko jest wymagane przez prawo. Ponadto stwierdził, że przepisy nie uprawniają zgłaszającego do późniejszej zmiany rodzaju znaku. Zdaniem Trybunału, gdyby przyznać organom i Sądowi uprawnienie do badania znaku w oderwaniu od zadeklarowanego w zgłoszeniu rodzaju, stanowiłoby to obejście przepisów. W związku z powyższym Sąd był zobligowany badać znak zgodnie z rodzajem zadeklarowanym przez zgłaszającego.
Odnośnie do drugiego zarzutu Trybunał stwierdził, że spółka dopiero przed Sądem, a nie w postępowaniu przed EUIPO podniosła, że zgodnie z kodem zapisanym w certyfikacie rejestracyjnym znak powinien zostać uznany za zawierający elementy graficzne. Zgodnie jednak z ugruntowanym orzecznictwem Sąd nie bada okoliczności faktycznych po raz drugi w świetle dowodów, które zostały dopiero mu przedstawione.
Konkludując, Trybunał stwierdził, że ani EUIPO, ani Sąd nie mają kompetencji do arbitralnego stwierdzenia, że rodzaj znaku określony w zgłoszeniu powinien zostać pominięty lub zmieniony.
Obecna praktyka polskiego Urzędu Patentowego
Biorąc pod uwagę, że obecnie znaki towarowe nie muszą spełniać wymogu graficznej przedstawialności, a lista rodzajów znaków uległa wydłużeniu, należy dokładnie przemyśleć, co ma być przedmiotem zgłoszenia i w jaki sposób chcemy chronić dane oznaczenie. Warto jednak zauważyć, że obecna praktyka polskiego Urzędu Patentowego (UPRP) różni się od praktyki EUIPO. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi UPRP opublikowanymi w związku ze zmianą definicji znaku towarowego na gruncie przepisów krajowych, która weszła w życie 16 marca 2019 r., jeżeli wniosek nie zawiera określenia rodzaju znaku towarowego, Urząd na podstawie przedstawienia znaku określi jego rodzaj. W przypadku błędnego wskazania rodzaju znaku przez zgłaszającego, Urząd samodzielnie dokonuje oceny rodzaju znaku, o czym powiadamia zgłaszającego, wyznaczając mu termin do zajęcia stanowiska. Można zatem wnioskować, że zgłoszenie znaku towarowego trudnego do zaklasyfikowania jest obarczone mniejszym ryzykiem w przypadku znaków krajowych.
dr Monika A. Górska, radca prawny, Monika Dynowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
