Kształt czekolady Ritter Sport i inne czekoladowe spory | Co do zasady

23 lipca 2020 r. zakończył się trwający dziesięć lat spór o kwadratowe opakowanie czekolady Ritter Sport. Postępowanie toczyło się w Niemczech, ale rozstrzygnięcie może być wskazówką dla sądów innych państw, jak interpretować przesłankę kształtu nadającego produktowi istotną wartość.

Uchwały Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec z 23 lipca 2020 r. w sprawach I ZB 42/19 oraz I ZB 43/19

W 2010 r. spółka Kraft Foods (obecnie Mondelez) złożyła do Niemieckiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych dwa wnioski o unieważnienie trójwymiarowych znaków towarowych o numerach rejestracji 2 913 183 oraz 398 69 970 należących do spółki Alfred Ritter GmbH & Co KG, a używanych dla czekolad Ritter Sport i Ritter Sport Mini.

Podstawą wniosków była jedna z bezwzględnych przesłanek unieważnienia znaków towarowych. Kraft Foods twierdził bowiem, że znaki składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości zwiększającej znacznie wartość towarów, a zatem nie mogą być znakiem towarowym¹. Argumentował, że znaki nie posiadają zdolności odróżniającej, ponieważ kwadrat jest uniwersalnym i powszechnym kształtem, który jest stosowany jako kształt opakowania różnych dostępnych na rynku produktów spożywczych i słodyczy.

Niemiecki urząd odrzucił oba wnioski. Spółka Kraft Foods odwołała się od tej decyzji. Rozpatrując odwołanie, Federalny Sąd Patentowy przychylił się do argumentów Kraft Foods, stwierdzając, że zakwestionowane znaki towarowe składały się wyłącznie z kształtu opakowania wynikającego z charakteru samego produktu. Uznano, że zmonopolizowanie takiego kształtu przez jedną ze spółek jest niedopuszczalne. Federalny Sąd Patentowy orzekł o unieważnieniu obu zakwestionowanych znaków towarowych. Spór trwał w najlepsze, aż znalazł swój finał przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości.

Kiedy kształt produktu nadaje mu istotną wartość

Federalny Trybunał Sprawiedliwości, analizując kwestionowane znaki towarowe, wskazał, że przy ocenie, czy oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości zwiększającej znacznie wartość towarów, należy wziąć pod uwagę, czy decyzja konsumentów o zakupie danego produktu jest w znacznym stopniu uzależniona od cech takich jak:

• charakter danej kategorii towarów,
• wartość artystyczna danego kształtu,
• odmienność kształtu w porównaniu z innymi kształtami powszechnie używanymi na danym rynku,
• znaczna różnica cen w porównaniu z podobnymi produktami,
• opracowanie strategii marketingowej, która głównie podkreśla walory estetyczne danego produktu².

Odnosząc się do wskazanych cech, Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie można założyć, że wartość artystyczna kwadratowego kształtu opakowania czekolady jest istotniejsza dla konsumenta kupującego czekoladę od samego pochodzenia produktu. Kwadratowe opakowania nie różnią się znacząco od kształtów tabliczek czekolady pozostałych producentów. A nawet gdyby przyjąć, że kształt produktów Ritter Sport różni się jednak od innych prostokątnych tabliczek o nierównych długościach boków, to różnica ta nie stanowi o wartości artystycznej kwadratowego kształtu czekolady.

W rozstrzygnięciu odniesiono się również do hasła „Kwadratowa. Praktyczna. Dobra”, które od 1970 r. używane jest do reklamowania czekolady Ritter Sport. Trybunał uznał, że producent czekolady Ritter Sport realizuje strategię marketingową, która jest szczególnie związana z kwestionowanym kształtem towaru lub kształtem opakowania. Jednak w kontekście ogólnej oceny analizowanych oznaczeń przeważa okoliczność, że kwestionowany kształt odpowiada podstawowemu kształtowi tabliczki czekolady i nie należy wnioskować, że takie hasło reklamowe decyduje o istnieniu bezwzględnej przesłanki stanowiącej podstawę unieważnienia znaków towarowych.

Co więcej nie można zakładać, że konsumenci kupują czekoladę oznaczoną znakami towarowymi Ritter Sport i Ritter Sport Mini tylko z powodu chęci zakupu tabliczki czekolady o kwadratowym kształcie. W tym kontekście nie ma również znaczenia, czy kształt towaru stanowi dla właściciela znaku towarowego szczególną wartość gospodarczą, ponieważ znak ten został utrwalony w obrocie jako oznaczenie pochodzenia towaru.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że znaki towarowe Ritter Sport nie składają się wyłącznie z kwadratowego kształtu. Tym samym trwający dziesięć lat spór zakończył się pomyślnie dla spółki Alfred Ritter. Trybunał oddalił oba wnioski o unieważnienie znaków towarowych.

Inne czekoladowe spory

• Batoniki Kit Kat

Od lat na arenie międzynarodowej obserwujemy liczne spory producentów słodyczy dotyczące znaków towarowych. W 2007 r. Cadbury złożył wniosek o unieważnienie trójwymiarowego znaku towarowego Nestle o numerze EUTM-002632529, który to znak miał kształt wafelka Kit Kat. Zapewne składając wniosek Cadbury nie spodziewał się, że zapoczątkuje jeden z najbardziej znanych i najdłuższych sporów w historii produktów spożywczych.

W 2011 r. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek o unieważnienie rejestracji i unieważnił sporny znak towarowy. W wyniku odwołania wniesionego przez Nestle Druga Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję o unieważnieniu, co zostało zaskarżone przez Cadbury. Sąd UE, rozstrzygając skargę, stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO w całości, ponieważ zdaniem Sądu Izba Odwoławcza nie zbadała skutecznie uzyskania charakteru odróżniającego przez sporny znak towarowy, skoro organ ten nie zajął stanowiska w przedmiocie postrzegania omawianego znaku przez właściwy krąg odbiorców zwłaszcza w Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii oraz nie przeanalizował dowodów przedstawionych w odniesieniu do tych państw członkowskich przez Nestle. Sąd UE uznał, że Izba Odwoławcza musi ponownie zbadać część dowodów w celu ustalenia, czy zakwestionowany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania. W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił zdanie Sądu UE i oddalił odwołania obu stron od wyroku Sądu³. Tym samym wyrok Sądu UE uprawomocnił się, a sprawa trafiła ponownie do Izby Odwoławczej EUIPO⁴.

• Zajączki wielkanocne Lindt

Sądowe batalie nie ominęły także czekoladowych zajączków wielkanocnych. Stronami dwóch sporów sądowych w Polsce były spółki Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG („Lindt”) oraz Terravita Sp. z o.o. Obie spółki produkowały figurki czekoladowych zajączków. Zajączek Lindt owinięty jest w złotą folię z nadrukiem firmy producenta i ma na szyi karbowaną czerwoną wstążeczkę, na której zawieszony jest dzwoneczek. Z kolei zajączek Terravita jest zawinięty w srebrną lub złotą owijkę i ma wstążeczkę nadrukowaną na folii. Lindt zdecydował się wystąpić na drogę sądową przeciwko Terravita w dwóch postępowaniach sądowych. Postępowania dotyczyły ochrony prawnej mającej na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę wspólnotowego znaku towarowego. W obu postępowaniach sąd zasądził na korzyść Terravita.

Czekoladowy króliczek wielkanocny spółki Lindt był również przedmiotem postępowania przed TSUE. W 2004 r. Lindt zgłosił w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ówczesny OHIM – w 2016 r. urząd zmienił nazwę na EUIPO) wspólnotowy znak towarowy o numerze EUTM – 003844446, przedstawiający zajączka.

Decyzją z 14 października 2005 r. ekspert OHIM odrzucił zgłoszenie, uznając rozpatrywane oznaczenie za pozbawione charakteru odróżniającego. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM, która rozpatrywała odwołanie Lindt, stanęła na stanowisku, że żaden z elementów składających się na znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono (czyli kształt, pozłacana folia ani czerwona wstążeczka z dzwonkiem), nie może nadać temu znakowi charakteru odróżniającego. Kształt zająca jest bowiem jednym z typowych kształtów, jakie mogą przybierać wyroby czekoladowe, przede wszystkim w okresie Wielkanocy. Odwołanie Lindt zostało oddalone.

W 2008 r. skarga na decyzję OHIM trafiła do Sądu UE. Sąd uznał, że cechy połączenia kształtu, kolorów i plisowanej wstążeczki z dzwonkiem nie odbiegają wystarczająco od cech podstawowych kształtów często używanych jako opakowania czekolady i wyrobów czekoladowych, a konkretnie zajęcy z czekolady. Sąd stwierdził, że stronie wnoszącej odwołanie nie udało się podważyć prawdziwości faktów notoryjnych i okoliczności ustalonych przez OHIM ani dowieść, że znak, o którego rejestrację wystąpiono, ma samoistny charakter odróżniający. TSUE, rozpoznając odwołanie od wyroku Sądu UE, zgodził się ze stanowiskiem Sądu i orzekł, że kwestionowany znak EUTM – 003844446 nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego⁵. Tym samym ochrona nie została udzielona.

• Czekolada Toblerone

Warto wspomnieć także o innej sprawie, która w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych nie zakończyła się wyrokiem sądu. Wygląd czekolady Toblerone jest zarejestrowanym znakiem towarowym, w tym pod numerem EUTM – 000031237.

W 2017 r. spółka Poundland zamierzała wprowadzić na angielski rynek tabliczkę czekolady o nazwie Twin Peaks. Producent Toblerone zauważył, że kształt czekolady Poundland łudząco przypomina czekoladę Toblerone – obie tabliczki mają formę wąskich prostokątów z charakterystycznymi trójkątnymi kostkami. Poundland argumentował, że zastosowany kształt był inspirowany wzgórzem Wrekin Hill w Shropshire położonym niedaleko siedziby Poundland w Anglii.

Producentom udało się dojść do porozumienia i ugodowo zakończyć spór. Poundland zmodyfikował czekoladę i zamiast szczytów gór użył asymetrycznie rozmieszczonych pochyłości.

Producent czekolady Toblerone wyraził zgodę na to, aby Poundland sprzedał wyprodukowane już 500 tys. tabliczek czekolady o pierwotnym wyglądzie po cenie 1 funta za tabliczkę.

Jak widać, rejestrowanie znaków towarowych w świecie słodyczy może być sporym wyzwaniem. Na szczęście nie brakuje polskiego i unijnego orzecznictwa, które zawiera liczne wskazówki na temat tego, na co należy uważać, rejestrując znak towarowy czy decydując się na produkowanie słodkości o określonym kształcie.

Pamela Szwedko, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy