Kiedy używanie oznaczenia w zmienionej postaci jest rzeczywistym używaniem znaku towarowego? | Co do zasady

Wyrokiem z 24 października 2014 r. Sąd UE rozstrzygnął sprawę Xavier Grau Ferrer przeciwko OHIM (T-543/12). Zasadniczy problem prawny, jaki pojawił się w tym orzeczeniu, dotyczył oceny spełnienia obowiązku rzeczywistego używania znaku towarowego w sytuacji używania oznaczenia, którego postać różni się od zarejestrowanej postaci znaku.

Do rejestracji w OHIM został zgłoszony znak słowno-graficzny w klasach 31, 35 i 39 m.in. dla produktów rolnych, owoców, warzyw, nasion itp.; usług importu-eksportu, reklamy owoców i warzyw; dystrybucji, pakowania towarów.

Przeciw rejestracji znaku wniesiono sprzeciw oparty na dwóch wcześniejszych znakach słowno-graficznych: krajowym znaku zarejestrowanym w Hiszpanii dla identycznych towarów z klasy 31 oraz znaku wspólnotowym zarejestrowanym w klasach 31, 32 i 39 częściowo dla identycznych towarów o następującej postaci:

Wydział Sprzeciwowy OHIM częściowo uwzględnił sprzeciw, ale tylko w zakresie, w jakim odnosił się on do znaku wspólnotowego. Czwarty Wydział Odwoławczy anulował tę decyzję i oddalił sprzeciw w całości.

Obowiązek dowodowy wnoszącego sprzeciw

Zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 207/2009 powodzenie sprzeciwu może zależeć od przedstawienia dowodu rzeczywistego używania znaku wcześniejszego przez uprawnionego. W omawianej sprawie wcześniejszy znak wspólnotowy został zarejestrowany w 2002 r., a publikacja zgłoszenia spornego znaku późniejszego nastąpiła w 2009 r. W związku z tym uprawniony został zobowiązany do przedstawienia dowodu na używanie przysługującego mu znaku wspólnotowego. Nie musiał przy tym dowodzić używania znaku hiszpańskiego, bowiem ten został zarejestrowany nie wcześniej niż na 5 lat przed publikacją zgłoszenia spornego znaku.

Odnośnie do znaku wspólnotowego wnoszący sprzeciw przedstawił dowód w postaci 40 faktur ze znakiem wydanych w okresie 5 lat poprzedzających publikację zgłoszenia spornego znaku. Ponadto uprawniony przedstawił ogłoszenie reklamowe z hiszpańskiej edycji Międzynarodowego Rocznika Targów Światowych poświęconego rynkowi spożywczemu. Kolejny dowód stanowiły faktury, dowody dostawy, fotografie i próbki materiałów reklamowych zawierających znak wskazany poniżej. Uprawniony przedstawił również pismo potwierdzające inwestycje reklamowe w ramach objęcia patronatem Copa del Rey de Vela (Pucharu Króla w Żeglarstwie) w Palma de Mallorca i sponsorowania mistrzostw świata, które odbyły się we Włoszech. Uprawniony dostarczył zdjęcia zrobione podczas imprez, na których widoczny był znak zawierający słowo „bugui” na tle cytrusa.

Uprawniony używał oznaczeń w następujących formach:

Wszystkie te dowody pozwoliły Urzędowi i Sądowi stwierdzić, że znak wspólnotowy był przedmiotem rzeczywistego używania. Jednak dokumenty dowodzące rzeczywistego używania znaku wspólnotowego zawierały znaki w postaci innej od tej, w jakiej znak został zarejestrowany, co doprowadziło OHIM do oddalenia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009 używaniem pozwalającym wypełnić obowiązek używania rzeczywistego jest również eksploatacja znaku w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany. Zasada ta została narzucona państwom stronom konwencji paryskiej w art. 5 C ust. 2. Odnośna reguła stanowi, że drobne zmiany w znaku używanym nie stoją na przeszkodzie stwierdzenia rzeczywistego używania. Znak nadal wypełnia zatem bez przeszkód swoją podstawową funkcję odróżniającą. Jak stwierdził Sąd w omawianej sprawie, przepis ten pozwala uniknąć restrykcyjnego wymogu zgodności postaci zarejestrowanej i używanej znaku, zapewniając uprawnionemu możliwość modyfikowania oznaczenia w obrocie handlowym w zależności od potrzeb rynku.

Znaczenie odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego

Zbadanie spełnienia obowiązku rzeczywistego używania wymaga, zdaniem Sądu, oceny odróżniającego charakteru znaku. Należy zatem wskazać na elementy dominujące oznaczenia, opierając się na pierwotnych cechach każdego z elementów tworzących znak oraz miejsca tego elementu w całościowym przedstawieniu znaku. Sąd wskazał w wyroku jedynie na pierwotną zdolność dystynktywną, ale na siłę odróżniającą znaku wpływa również jego renoma, co, jak się zdaje, może również podnosić uprawniony z prawa wcześniejszego.

W okolicznościach sprawy Sąd uznał, że w słowno-graficznym znaku uprawnionego elementem silnie dystynktywnym jest element słowny „bugui”, którego litera „b” jest w ciemnym kolorze, a litery „ugui” jasnym. Element ten został uznany za mający wysoką zdolność odróżniającą i zajmujący ważną pozycję w znaku. Pozostałe elementy słowne: „fruits from the Spanish vegetable garden” (owoce z hiszpańskiego ogrodu) oraz „de la huerta a casa” (z sadu do domu) wskazujące na pochodzenie owoców i warzyw oraz transport towaru do domu mają opisowy charakter. Podobnie element graficzny przedstawiający połówkę pomarańczy został uznany za opisowy w stosunku do wskazanych towarów. Z kolei prostokątne ciemne tło w żaden sposób nie odbiega od zwyczajowego używania oznaczeń w obrocie. W konsekwencji elementy słowne inne niż „bugui” oraz elementy graficzne mają jedynie pomocniczą rolę w całościowym wrażeniu, jakie wywołuje znak na odbiorcy, i nie będą przez niego łatwo zapamiętane.

Odnosząc się do znaku używanego, Sąd ocenił, że ma on formę okrągłą przeciętą w połowie, otaczającą słowo „bugui” z dodatkami słownymi mającymi charakter opisowy (jak „de la huerta a casa”), napisanymi w dodatku bardzo małą czcionką. Sąd uznał, że ogólne wrażenie różni się, ale tylko elementami dekoracyjnymi, słabo odróżniającymi i nieznaczącymi. Podobnie Sąd ocenił znak używany wykorzystujący przedstawienie cytrusa mającego wobec relewantnych towarów znaczenie opisowe, na którym w centralnej pozycji widniał element słowny „bugui”. W konsekwencji, w ocenie Sądu, używanie znaku w odmiennej formie graficznej nie miało wpływu na zdolność odróżniającą znaku zarejestrowanego.

Komentarz

Ocena dokonana w wyroku jest korzystna dla uprawnionych, gdyż daje im dużą swobodę we wprowadzaniu zmian o charakterze dekoracyjnym lub informacyjnym w znaku. Należy stąd wnioskować, że dodanie elementów nieodróżniających w stosunku do towarów lub usług wskazanych w rejestrze nie ma wpływu na charakter dystynktywny zarejestrowanego znaku.  Zależeć powinno to jednak od tego, na ile odróżniający jest eksploatowany element i w rezultacie cały znak. Wydaje się, że w przypadku znaków słabo wyróżniających drobne modyfikacje w używanym oznaczeniu prowadzą do zmiany charakteru odróżniającego.

Z wyroku Sądu nie powinno się jednak zbyt pochopnie wysuwać wniosku a contrario, czyli że dodanie innego elementu silnie odróżniającego zawsze prowadzi do zmiany istoty znaku. Należy bowiem pamiętać, że kilka znaków może być używanych równocześnie na jednym towarze. W tym duchu – słusznie – Sąd Apelacyjny w Paryżu, oceniając rzeczywiste używanie znaku stanowiącego zewnętrzną formę towaru, przyjął, że wiele znaków towarowych może występować łącznie na jednym nośniku, zachowując swój indywidualny charakter. Obecność innych znaków towarowych na towarze nie prowadzi w związku z tym do zmiany odróżniającego charakteru znaku¹.

Ocena wypadnie też odmiennie, gdy większej ilości elementów zarejestrowanego znaku przypisze się zdolność dystynktywną, a uprawniony używa tylko jednego z nich. Przykładem z polskiej praktyki orzeczniczej jest wyrok NSA z 24 maja 2006 r. (II GSK 70/06), w którym uznano, że znaku „NAOMI CAMPBELL” nie można uznać za odmianę znaku „NAOMI”. Zdaniem NSA używanie znaku „NAOMI” wraz ze słowem „CAMPBELL” w rzeczywistości prowadzi do zmiany istoty znaku. Można stąd wywodzić, że charakter odróżniający jednego elementu nie równa się charakterowi odróżniającemu całości powstałej na skutek dodania innych komponentów znaku. Reguła pozwalająca stwierdzić spełnienie obowiązku używania narzuca ocenę w odniesieniu do charakteru dystynktywnego zarejestrowanego znaku jako całości.

Michał Bohaczewski, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy