Każdy dowód może mieć znaczenie przy ocenie rzeczywistego używania znaku towarowego | Co do zasady

Unijny znak towarowy jest rzeczywiście używany, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku w Unii Europejskiej dla oznaczonych tym znakiem towarowym towarów lub usług. Przy ocenie rzeczywistego używania należy brać pod uwagę całokształt zgromadzonych dowodów i ich wzajemne powiązania, a nie oceniać dowody w oderwaniu od siebie.

Wyrok Sądu z 5 marca 2020 (T-80/19) w sporze pomiędzy Dekoback GmbH i EUIPO

Okoliczności sporu

Spółka Dekoback GmbH wniosła do EUIPO o wygaszenie słownego znaku towarowego DECOPAC, zarejestrowanego na rzecz spółki DecoPac Inc. w klasach 29, 30 i 35, ponieważ jej zdaniem znak ten nie był używany w sposób rzeczywisty w okresie pięciu lat w odniesieniu do towarów, dla których został on zarejestrowany.

Broniąc się przed wygaszeniem, spółka DecoPac przedstawiła różnorodne dowody na potwierdzenie używania znaku towarowego DECOPAC, m.in. oświadczenie członka zarządu spółki DecoPac, faktury, zdjęcia opakowań i etykiet oraz wyciągi z katalogów.

Wydział Unieważnień wygasił jednak prawo do znaku towarowego DECOPAC w całości z uwagi na brak rzeczywistego używania. Spółka DecoPac odwołała się od tej decyzji i w postępowaniu przed Izbą Odwołań przedstawiła dodatkowe dowody na rzeczywiste używanie znaku towarowego, m.in. faktury opatrzone nagłówkiem DECOPAC.

Izba Odwoławcza częściowo uwzględniła odwołanie spółki DecoPac i uznała, że wykazano rzeczywiste używanie w okresie od 27 października 2010 r. do 26 października 2015 r. w odniesieniu do towarów z klasy 30 „jadalne i niejadalne dekoracje do ciast i ciastek”. Dekoback zaskarżył tę decyzję do Sądu. Zdaniem spółki Dekoback Izba Odwoławcza błędnie oceniła dowody przedstawione przez uprawnionego do znaku towarowego, w szczególności w odniesieniu do zakresu, charakteru i zasięgu terytorialnego używania znaku towarowego DECOPAC.

Powiązania między dowodami

Sąd przypomniał, że rzeczywiste używanie znaku towarowego to używanie w funkcji znaku, publiczne i zewnętrzne, rzeczywiste, a nie symboliczne. Uprawniony ze znaku towarowego powinien dostarczyć dowody jego używania pokazujące miejsce, czas, zakres i charakter używania znaku towarowego dla towarów, dla których został zarejestrowany.

Sąd podkreślił, że uprawniony nie musi wykazać wszystkich ww. okoliczności jednym dokumentem. Okoliczności te mogą wynikać ze wszystkich środków dowodowych zgromadzonych w sprawie ocenianych łącznie, nawet gdyby poszczególne dokumenty oceniane samodzielnie zostały uznane za niewystarczające (zob. także wyrok z 7 listopada 2019 r., Intas Pharmaceuticals v EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18). To relacje między poszczególnymi dowodami są istotne, a ciężar ich wykazania i wyjaśnienia spoczywa na uprawnionym ze znaku towarowego.

Zakres i zasięg używania znaku towarowego

Spółka Dekoback kwestionowała przydatność i wartość dowodową faktur przedłożonych przez spółkę DecoPac. Wskazywała, że większość faktur była wystawiona przez spółkę Culpitt Ltd. (spółkę z grupy kapitałowej DecoPac będącą dystrybutorem towarów), a nie DecoPac, a ponadto że nie dotyczą one wygaszanego znaku lub właściwego 5-letniego okresu używania. Dodatkowo twierdziła, że faktury wystawione bezpośrednio przez DecoPac dotyczyły klientów tylko z dwóch krajów (Grecja i Wielka Brytania), a wskazane w nich wartości były znikome.

Sąd wskazał jednak, że ww. dowody należy uwzględnić przy ocenie rzeczywistego używania z następujących powodów:

• faktury opatrzone nagłówkiem DECOPAC, wystawione przez DecoPac na rzecz Culpitt, sugerują, w świetle pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie, że towary dostarczone przez DecoPac były dystrybuowane przez Culpitt. System dystrybucji wykorzystywany przez DecoPac nie oznacza, że znak towarowy był używany wyłącznie wewnętrznie w ramach grupy kapitałowej,
• przy ocenie zakresu i zasięgu używania znaku towarowego należy wziąć pod uwagę także faktury wystawione przez Culpitt, jako dystrybutora na rzecz klientów, w okresie od 24 stycznia 2011 r. do 16 kwietnia 2015 r. i dotyczące dostaw towarów do klientów w różnych krajach Unii Europejskiej (m.in. Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania),
• choć niektóre z przedłożonych faktur nie zawierają znaku towarowego DECOPAC, to za wystarczające należy uznać odwołanie się w tych fakturach do towarów sprzedawanych pod marką DecoPics, DecoPic, DecoPlac i Decoset. Znacząca liczba tych towarów widnieje w katalogach Culpitt, które zawierają informację, że znaki DecoPics, DecoPic, DecoPlac i Decoset należą do spółki DecoPac,
• wartość faktur nie była znikoma; przedłożone przez uprawnionego faktury w połączeniu z innymi dowodami, w tym oświadczeniem członka zarządu DecoPac o wartości sprzedaży, dowodzą użycia znaku towarowego w celu stworzenia lub zachowania udziałów w rynku w Unii Europejskiej. Wartość faktur, w połączeniu z okresem i częstotliwością użycia, nie jest tak niska, by uznać, że użycie znaku było znikome, symboliczne czy minimalne wyłącznie w celu zachowania praw przyznanych przez znak.

Sąd zauważył też, że znak DECOPAC pojawia się na opakowaniach towarów, czego dowodzą zdjęcia z 14 stycznia 2016 r. i 9 lutego 2016 r. Fakt, że fotografie pochodzą z okresu późniejszego niż ten, którego dotyczy konieczność wykazania rzeczywistego używania, nie pozbawia ich mocy dowodowej, ponieważ przy ocenie rzeczywistego używania należy wziąć pod uwagę także okoliczności następujące w okresie późniejszym.

Charakter używania znaku towarowego

Dekoback zarzucał także, że użycie znaku towarowego DECOPAC nie było nakierowane na końcowego konsumenta, a nadto że Izba Odwoławcza błędnie uznała, że użycie elementu DECOPAC w firmie spółki, użycie elementu „DECO” w nazwach towarów czy logo z elementem DECOPAC (tj. używanie znaku towarowego w charakterze znaku firmowego – ang. house mark) jest równoznaczne z rzeczywistym używaniem znaku towarowego.

Sąd przypomniał, że warunek użycia znaku towarowego „na zewnątrz” nie oznacza, że użycie musi być nakierowane na końcowego konsumenta. Rzeczywiste użycie znaku towarowego odnosi się do rynku, na którym uprawniony podejmuje działania handlowe. W przedmiotowej sprawie towary oznaczone znakiem towarowym oferowane były profesjonalistom z branży cukierniczej. Jak przypomniał Sąd, właściwy krąg odbiorców znaku towarowego mogą tworzyć konsumenci, a także specjaliści, klienci branżowi, pośrednicy i inni profesjonalni użytkownicy (zob. też wyrok z 21 listopada 2013 r., Recaro v OHIM — Certino Mode (RECARO), T‑524/12). Zatem przedstawione przez uprawnionego dowody wskazujące na oferowanie i sprzedaż towarów oznaczonych znakiem towarowym profesjonalistom z branży cukierniczej potwierdzają rzeczywiste używanie znaku towarowego.

Odnosząc się do zarzutu użycia DECOPAC jako znaku firmowego, a nie w funkcji znaku towarowego, Sąd przyznał, że użycie znaku w nazwie spółki nie ma na celu odróżniania towarów. Jednakże użycie w funkcji znaku w odniesieniu do towarów następuje, gdy uprawniony ze znaku nakłada znak stanowiący też nazwę spółki na towary lub na ich opakowania. Nadto użycie znaku w odniesieniu do towarów występuje także wtedy, gdy znak jest używany w taki sposób, że wywołuje powiązanie pomiędzy znakiem będącym nazwą spółki a towarami sprzedawanymi przez tę spółkę. Spełnienie tego warunku sprawia, że fakt użycia elementu słownego w nazwie spółki nie wyklucza jego użycia jako znaku odróżniającego towary (wyrok z 30 listopada 2009 r., Esber v OHIM — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07). Ponieważ w przedmiotowej sprawie relewantnym odbiorcą są profesjonaliści z branży cukierniczej, w ocenie Sądu z łatwością powiążą oni znak i towary oferowane przez spółkę DecoPac. Ponadto w katalogach towarów, rozprowadzanych przez Culpitt, również występuje powiązanie pomiędzy towarami i znakiem DECOPAC. Znak DECOPAC jest też wyróżniony wizualnie na fakturach i występuje obok adresu strony internetowej, która również opatrzona jest znakiem DECOPAC, podczas gdy nazwa spółki nie jest wyróżniona. Taki sposób korzystania ze znaku DECOPAC zdaniem Sądu potwierdza, że znak ten był używany przez uprawnionego w funkcji znaku towarowego, a nie jedynie nazwy spółki.

Podsumowanie

Omówiony wyrok Sądu potwierdza wagę dowodów mających wykazać rzeczywiste używanie znaku towarowego. Wydaje się, że Sąd zwraca szczególną uwagę na wzajemne powiązania pomiędzy różnorodnymi dowodami, które mogą przyczynić się do udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego. Sąd potwierdza również, że oświadczenia organów uprawnionego wraz z innymi dowodami potwierdzającymi mogą wykazać rzeczywiste używanie. Nie należy też z góry dyskwalifikować dowodów dotyczących okresu następującego po spornym okresie pięciu lat używania znaku towarowego, bowiem także takie dowody mogą służyć dodatkowemu potwierdzeniu używania znaku towarowego w tym właśnie okresie.

Sąd słusznie przypomina, że rzeczywiste używanie znaku towarowego powinno być oceniane całościowo, z uwzględnieniem całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Ta dyrektywa Sądu jest szczególnie ważna, bowiem przypomina, że ocena rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga spojrzenia celowościowego. Decyzje o wygaszeniu nie powinny być podejmowane pochopnie, bez rozważenia wszystkich dowodów łącznie, wzajemnych powiązań między nimi i całokształtu stanu faktycznego. Tym bardziej że wniosek o wygaszenie znaku towarowego jest czasami stosowany wyłącznie jako element strategii przeciwnika.

dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy