Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego
Istnienie renomy na terenie jednego państwa członkowskiego jest wystarczające, aby uznać, że znak cieszy się renomą na istotnej części obszaru UE. Uprawniony z renomowanego znaku towarowego nie musi już udowadniać renomy w innym państwie członkowskim.
Art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE stwierdza, że „znaku nie rejestruje się, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany, jeżeli jest on podobny do wcześniejszego znaku cieszącego się renomą na istotnej części obszaru Wspólnoty”. Z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE jasno wynika, że „istotną częścią obszaru Wspólnoty” może być już terytorium jednego państwa członkowskiego. Poniżej przedstawiamy wybrane orzecznictwo TSUE w tym zakresie.
Wcześniejsze orzecznictwo
W sprawie General Motors v. Yplon SA (C-375/97, 14 września 1999) spór między stronami dotyczył znaku towarowego „Chevy”, który obie spółki zastrzegły dla różnych towarów. Yplon SA działał na terenie Belgii i to w tym kraju General Motors dowodził istnienia renomy swojego znaku. Trybunał stwierdził, że znak musi mieć renomę na istotnej części Wspólnoty. W tym stanie faktycznym wystarczające było wykazanie jej na terytorium Belgii.
Innym przykładem jest sprawa Pago (C-301/07, 6 października 2009) – spółka Pago handlowała w Austrii sokami i napojami owocowymi oznaczonymi graficznym znakiem towarowym, którego jednym z elementów była zielona butelka. Spółka Tirolmilch sprzedawała mleczny napój owocowy w szklanych opakowaniach przypominających kształtem butelkę z graficznego znaku „Pago”. Powód, Pago International, podnosił, że jego znak ma renomę na terenie Austrii, a butelka Tirolmilch ją narusza. Trybunał orzekł, że w tych okolicznościach faktycznych terytorium jednego państwa jest wystarczające dla udowodnienia renomy.
Także w innych istotnych orzeczeniach, w których Trybunał odnosił się do renomy znaku towarowego i przesłanek jej naruszenia, renomę udowadniano na terenie jednego państwa członkowskiego – tego, na którym działał naruszyciel (tak np. Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd, C-408/01, 23 października 2003 i Intel, C-252/07, 27 listopada 2008).
Najnowsze orzecznictwo
Najnowsza sprawa dotycząca tego zagadnienia odnosi się do znaku „be impulsive” (C-125/14, 3 września 2015 r.) Spółka Iron & Smith złożyła do węgierskiego urzędu patentowego wniosek o zarejestrowanie krajowego znaku towarowego – kolorowego oznaczenia graficznego „be impulsive”. Spółka Unilever, uprawniona z wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego „Impulse”, wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji.
Unilever sprzedawała towary opatrzone znakiem w dużych ilościach na terenie Zjednoczonego Królestwa (5% udziału w rynku) i Włoch (0,2% udziału w rynku) i to na terenie tych państw wykazywała renomę swojego znaku. Unilever nie prowadził w ogóle działalności na Węgrzech (tj. w kraju rejestracji spornego znaku). Tamtejszy urząd patentowy uznał mimo to, że znak ma renomę na istotnej części obszaru Unii. Stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego i odmówił rejestracji znaku spółce Iron & Smith. Ta ostatnia złożyła odwołanie od tej decyzji. W toku postępowania sąd odsyłający powziął wątpliwości co do wykładni art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE i skierował do TSUE pytanie prejudycjalne zmierzające do ustalenia, jakie są przesłanki uznania, że wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą w Unii.
Trybunał jednoznacznie stwierdził, że obszar jednego państwa członkowskiego jest wystarczający dla stwierdzenia renomy na terenie UE. W takiej sytuacji nie trzeba już wymagać od uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego wykazania renomy na obszarze państwa, w którym dokonano późniejszego zgłoszenia. Zdaniem Trybunału fakt, że spółka Unilever nie prowadzi działalności na Węgrzech, nie ma znaczenia dla ustalenia naruszenia renomy. Niebagatelna z handlowego punktu widzenia część konsumentów może znać wcześniejszy znak i dostrzec związek między nim a poprzednim.
Podsumowanie
Wydaje się więc, że już terytorium jednego – jakiegokolwiek państwa członkowskiego może być wystarczające dla udowodnienia renomy znaku wspólnotowego. Należy podkreślić, że w najnowszym ze wskazanych orzeczeń Trybunał po raz pierwszy rozpatrywał sprawę, w której rejestracja spornego znaku miała miejsce w państwie innym niż te, w których uprawniony wykazywał renomę znaku. Co więcej w kraju zgłoszenia spornego znaku uprawniony w ogóle nie prowadził działalności. Mimo to Trybunał stwierdził, że istnienie renomy w jakimkolwiek państwie członkowskim jest wystarczające, aby stwierdzić istnienie renomy na istotnej części obszaru UE. Nie ma znaczenia, czy uprawniony prowadzi działalność w kraju, w którym dochodzi ochrony.
Aleksandra Burda, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy