Banki walczą o kolor czerwony
Kolory coraz częściej stają się narzędziem marketingu. Wielu przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie monopolu na konkretny kolor spotyka się jednak ze sprzeciwem innych uczestników rynku.
Wyrok TSUE z 19 czerwca 2014 r., sygn. akt. C-217/13, C-218/13
Uzyskanie rejestracji pojedynczego koloru jako znaku towarowego jest możliwe (por. wyroki Libertel, C 104/01; Heidelberger Bauchemie, C 49/02), niemniej jednak – w zasadzie zawsze – konieczne jest wykazanie posiadania przez znak tzw. wtórnej zdolności odróżniającej uzyskanej w wyniku długotrwałego i intensywnego używania. Wykazać zatem należy, że klienci, widząc określony kolor, jednoznacznie kojarzą go z jednym przedsiębiorstwem. Wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej pojedynczego koloru jest najczęściej bardzo trudne.
Choć podkreśla się, że w ocenie zdolności odróżniającej takiego znaku stosuje się te same kryteria co do oceny znaków tradycyjnych, tj. słownych czy słowno-graficznych, można mieć wrażenie, że organy rejestrowe stosują znacznie bardziej restrykcyjnie kryteria oceny. Rejestracja pojedynczego koloru spotyka się najczęściej również ze sprzeciwem innych przedsiębiorców z branży. Obawiają się oni nadmiernego ograniczenia swobody konkurowania przez zawłaszczenie określonego koloru, a często również sami korzystają z kolorów podobnych do zgłaszającego znak. Zdarza się jednak coraz częściej, że rzeczywiście określony kolor jest szczególnie charakterystyczny dla jednego przedsiębiorcy. Organ rejestrowy musi wtedy wyważyć interesy wszystkich zainteresowanych, jak również interes publiczny przejawiający się w zapewnieniu ogólnej dostępności kolorów wszystkim uczestnikom rynku.
Wyżej zakreślone problemy znalazły swój wyraz w wyroku wydanym przez TSUE w sprawie dotyczącej rejestracji abstrakcyjnego koloru czerwonego na rzecz jednego z banków niemieckich Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (dalej „Sparkassen”). Bank ten od kilkudziesięciu lat używa jednego z odcieni koloru czerwonego w wizerunku swojej marki. Udało mu się zatem uzyskać rejestrację na oznaczenie w formie abstrakcyjnego koloru czerwonego (HKS 13). Bank wykazał między innymi, że w sektorze usług finansowych znak jest rozpoznawalny dla 67,9% klientów.
Rejestracji sprzeciwiły się dwa inne banki niemieckie, Oberbank i Santander, które również wykorzystują w swym korporacyjnym wizerunku kolor czerwony. Ich obecność na niemieckim rynku jest jednak znacznie krótsza niż uprawnionego do znaku. Przykładowe czerwone oznaczenia trzech zainteresowanych banków prezentujemy poniżej.
W postępowaniu o unieważnienie znaku Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych oddalił wnioski Oberbank i Santander. Decyzje te zostały jednak zaskarżone przez oba banki, a sąd niemiecki skierował pytania prawne do TSUE. W skrócie można powiedzieć, że dotyczyły one stopnia rozpoznawalności znaku, który jest konieczny do oceny, że znak uzyskał wtórną zdolność odróżniającą, oraz momentu, na jaki należy oceniać posiadanie przez znak zdolności odróżniającej.
TSUE stwierdził przede wszystkim, że nie można wskazać w sposób ogólny, np. poprzez odwołanie się do określonego odsetka dotyczącego poziomu rozpoznawalności znaku towarowego w danym kręgu odbiorców, kiedy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający. Ponadto wyniki badania opinii nie mogą stanowić jedynej determinującej okoliczności pozwalającej na wniosek o istnieniu lub nieistnieniu charakteru odróżniającego. Sądy niemieckie przyjmowały bowiem, że konieczna jest 70-procentowa rozpoznawalność znaku, by mógł być on zarejestrowany. Znak uprawnionego w niniejszej sprawie nie spełniał tego kryterium (brakowało kilku procent).
Jeżeli chodzi o moment posiadania zdolności odróżniającej, sprawę w zasadzie przesądza samo brzmienie art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104. Zasadą jest konieczność wykazania zdolności odróżniającej przed datą zgłoszenia znaku. Państwa członkowskie mają jednak wybór i mogą wprowadzić rozwiązanie bardziej liberalne i zezwolić na wykazanie zdolności odróżniającej przed datą rejestracji znaku (czasem zgłoszenie znaku i jego rejestrację dzieli kilka lat, kiedy to używanie znaku może zostać zasadniczo zintensyfikowane, jak było w niniejszej sprawie). Niemcy nie przyjęły takiego rozwiązania. TSUE rozstrzygnął zatem, że musi decydować moment przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku. Dowody przedstawione przez uprawnionego w rozpatrywanej sprawie pochodziły jednak z okresu po zgłoszeniu znaku, a sprzed jego rejestracji. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na uprawnionym do znaku. Nie są przy tym istotne powody, dla których nie jest on w stanie wykazać stosownych okoliczności.
Omawiane orzeczenie zawiera wiele cennych wskazówek, które ułatwią ocenę, czy zgłoszony pojedynczy kolor zasługuje na rejestrację. Szczególnie ważne jest rozstrzygnięcie, że nie można wymagać w każdej sprawie jednego określonego poziomu rozpoznawalności znaku. Oznaczenia mogą dotyczyć różnych kategorii towarów i konieczne jest za każdym razem uwzględnienie specyfiki sprawy. Ustalenie jednego standardu – w przypadku tej sprawy bardzo wysokiego, tj. 70-procentowej znajomości znaku – mogłoby niesłusznie uniemożliwiać przyznanie ochrony. Ponadto istotne jest, że rejestracji znaku nie determinują badania rynkowe, choć są one cennym miernikiem postrzegania znaku przez klientów. Podmioty korzystające z oznaczeń muszą zaś pamiętać, by wcześniej gromadzić dowody, od których może zależeć uzyskanie ochrony. W procesach o unieważnienie znaku zdarza się często, że wykazanie okoliczności sprzed kilku lat jest w zasadzie niemożliwe, jeśli uprawniony nie zadbał wcześniej o dokumentowanie używania znaku.
dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy