Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego | Co do zasady

Obowiązująca od 16 marca 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje, że za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego odpowiada również osoba, z której usług korzystano przy naruszeniu. Właściciel znaku towarowego może żądać od takiej osoby zaniechania naruszania znaku towarowego, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody (gdy naruszenie jest zawinione). Nowe przepisy wprowadzają więc odpowiedzialność własną pośrednika za naruszenie znaku towarowego.

Kim są pośrednicy?

Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji, wprowadzenie odpowiedzialności osób, których usługi wykorzystano przy naruszeniu, wynika z potrzeby uwzględnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 r. w sprawie o sygnaturze C-494/15 (o którym pisaliśmy tutaj). Trybunał stwierdził w nim, że dzierżawca hal targowych poddzierżawiający stanowiska handlowe sprzedawcom, których część sprzedaje towary podrobione, jest pośrednikiem, z którego usług korzysta osoba trzecia przy naruszeniu prawa własności intelektualnej. Wobec takiego pośrednika mogą zostać wydane zakazy sądowe takie same jak wobec bezpośredniego naruszyciela.

Nowe przepisy Prawa własności przemysłowej (art. 296 ust. 3 p.w.p.) mają więc zastosowanie do właścicieli i dzierżawców hal, centrów handlowych i targowisk, którzy udostępniają stoiska handlowe osobom handlującym podróbkami. Objęte nimi powinny być także podmioty świadczące inne usługi, z których korzystano przy naruszeniu znaku. Wydaje się, że warunkiem uznania danej usługi za „usługę, z której korzystano przy naruszeniu znaku towarowego” powinno być ustalenie, czy świadczeniu danej usługi towarzyszy naruszenie znaku przez bezpośredniego naruszyciela.

Naruszeniem znaku jest m.in. umieszczenie go na towarach, oferowanie i sprzedaż takich towarów, a także import, eksport lub składowanie takich towarów w celu oferowania. Zatem za usługę, z której korzystano przy naruszeniu, mógłby zostać uznany wynajem magazynów i hal, w których składowane lub produkowane są podrobione towary. Pośrednikami będą więc osoby wynajmujące magazyny i hale, a także różne platformy zakupowe online umożliwiające oferowanie i sprzedaż produktów. Za usługę, z której korzystano przy naruszeniu, nie powinny być za to uznane usługi kurierskie czy pocztowe, ponieważ sam transport towarów co do zasady nie stanowi naruszenia znaku towarowego. Jednak katalog pośredników, którzy będą odpowiadać za naruszenie znaku, jest otwarty.

Czy do tej pory pośrednicy byli bezkarni?

Wprowadzenie do Prawa własności przemysłowej odpowiedzialności pośredników za naruszenie znaku nie oznacza, że do tej pory nie ponosili oni żadnej odpowiedzialności. Mogli odpowiadać na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, to jest jako pomocnik w naruszeniu lub osoba, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody (o tym pisaliśmy tutaj). Właściciel znaku mógł jednak żądać tylko odszkodowania za wyrządzoną mu szkodę. W praktyce odpowiedzialność pośrednika była trudna do wykazania.

Głównym problemem było wykazanie wysokości szkody wyrządzonej przez pośrednika, a także udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy jego działalnością (np. wynajmowaniem powierzchni sklepowej) a naruszeniem znaku towarowego. W takim przypadku konieczne było przekonanie sądu, że normalnym następstwem wynajęcia powierzchni sklepowej było właśnie naruszenie znaku.

Właściciele znaku, którzy chcieli przypisać pośrednikowi odpowiedzialność za skorzystanie z wyrządzonej szkody, mogli mieć też kłopot z wykazaniem, że dostawca usługi osiągnął korzyść z faktu naruszenia znaku towarowego. W praktyce oznaczało to konieczność udowodnienia, że sprzedawcy w wynajmowanych stoiskach handlowych sprzedawali tylko podróbki, w związku z czym czynsz najmu był dla właściciela nieruchomości korzyścią z takiej sprzedaży.

Wydaje się, że powyższe trudności dowodowe, a w szczególności bardzo ograniczony krąg dostępnych roszczeń (tylko odszkodowanie), skutecznie powstrzymywały do tej pory właścicieli znaków od pozywania pośredników. Nowe przepisy dają uprawnionym szansę na łatwiejsze i skuteczniejsze egzekwowanie przysługujących im praw wyłącznych. Uzupełniają one implementację dyrektywy Enforcement, czyli dyrektywy 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (art. 11 zdanie trzecie).

Co właściciel znaku będzie musiał udowodnić w procesie?

Nowe przepisy zasadniczo eliminują dotychczasowe trudności związane z pociągnięciem do odpowiedzialności pośredników, których usługi są wykorzystywane w naruszeniu znaku. Nie trzeba będzie udowadniać związku przyczynowego pomiędzy działaniem pośrednika a naruszeniem znaku towarowego. Taki związek jest stwierdzony z mocy ustawy.

Właściciel znaku będzie musiał wykazać, że doszło do naruszenia znaku towarowego, np. że na danym stoisku handlowym sprzedawane są towary podrobione. Choć nowe przepisy nie przewidują przesłanek wyłączenia odpowiedzialności pośrednika (brak wiedzy o naruszeniu), wydaje się, że sama sprzedaż towarów naruszających na terenie jego nieruchomości nie spowoduje automatycznej odpowiedzialności właściciela hali czy wynajmującego. W świetle obecnie obowiązujących przepisów trudno jest obronić tezę, że właściciel hali targowej czy centrum handlowego ma obowiązek nadzorować działalność wszystkich osób prowadzących na jego nieruchomości stoiska handlowe i reagować na stwierdzone naruszenia.

Jak wskazuje Trybunał w przywoływanej sprawie C-494/15, nie można wymagać od pośrednika, by sprawował ogólny i stały nadzór nad swoimi klientami. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do przewidzenia środków, które pozwolą uniknąć dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujący. Rozsądne zatem wydaje się podejście, że uprawniony ze znaku będzie musiał zawiadomić pośrednika (np. właściciela hali) o naruszającej działalności jego klientów (np. sprzedawców) oraz wezwać go do uniemożliwienia sprzedawcom dalszego naruszania lub w inny sposób wykazać, że właściciel wiedział o takiej działalności. W procesie uprawniony ze znaku będzie wykazywał, że mimo takiej wiedzy pośrednik nie podjął działań w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszania znaku towarowego. Jest jednak oczywiste, że orzecznictwo ostatecznie przesądzi, jakie przesłanki trzeba będzie wykazać.

Skutki w świecie cyfrowym

Nowa regulacja stanowi, że przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza to, że po spełnieniu warunków określonych we wspomnianej ustawie usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną nie ponoszą odpowiedzialności za transmisję lub przechowywanie danych, które naruszają znak towarowy. Jeśli jednak usługodawcy nie spełnią przesłanek wyłączenia ich odpowiedzialności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, należy przyjąć, że będą odpowiadać na podstawie nowej regulacji.

Podsumowanie

Przesłanki odpowiedzialności pośredników usług, z których korzystano przy naruszeniu znaku towarowego, nie są jednoznaczne. Niewątpliwie przesłanki te powinny być ustalane z uwzględnieniem wskazań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i celów dyrektywy Enforcement. Choć dopiero orzecznictwo ostatecznie przesądzi, jak nowe przepisy powinny być stosowane, ich wprowadzenie należy ocenić pozytywnie.

Nowe przepisy eliminują dotychczasowe trudności dowodowe i powinny być skuteczniejszym narzędziem w zwalczaniu naruszeń, gdy pozwanie bezpośredniego naruszyciela jest trudne lub zupełnie nieefektywne. Nowe regulacje mogą też skłonić podmioty świadczące usługi najczęściej wykorzystywane przy naruszeniu znaku towarowego do zaostrzenia polityk stosowanych wobec klientów.

Odnosi się to przede wszystkim do właścicieli centrów czy hal handlowych, którzy nie mogą już pozostawać obojętni wobec tego, co faktycznie sprzedają osoby wynajmujące od nich stoiska handlowe. Oznaczać to może wprowadzanie odpowiednich regulaminów (lub postanowień w regulaminach już obowiązujących) zakazujących handlu towarami naruszającymi znaki towarowe i wprowadzających sankcje za ich złamanie, tak jak dzieje się to już w przypadku wielu pośredników świadczących usługi elektroniczne (np. właścicieli platform zakupowych).

Najbliższy rok powinien pokazać, czy nowe przepisy zmienią podejście podmiotów świadczących usługi wykorzystywane przy naruszeniu znaku.

Katarzyna Pikora, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy