Ochrona znaku o silnej zdolności odróżniającej | Co do zasady

Podobieństwo koncepcyjne znaków, nawet przy niskim podobieństwie graficznym, może wystarczać do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd, jeżeli wcześniejszy znak ma wzmocnioną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania.

Wyrok Sądu z 30 września 2015, w sprawie T‑364/13

Okoliczności sporu

Polscy przedsiębiorcy działający pod nazwą „Kajman” Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna zgłosili do rejestracji w Urzędzie do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wspólnotowy znak towarowy KAJMAN nr CTM 005686845 o następującej grafice:

Znak został zgłoszony w klasach: 18 (m.in. dla odzieży dla zwierząt, skórzanych portfeli i torebek), 20 (m.in. dla poduszek i łóżek dla zwierząt), 22 (dla toreb do pakowania), 25 (m.in. dla obuwia, pasków) oraz 36 (m.in. dla usług wynajmowania biur).

Sprzeciw wobec powyższego zgłoszenia złożyła spółka Lacoste SA z siedzibą we Francji. Wskazała, że zgłoszony znak jest myląco podobny do jej wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr CTM 2979581 przedstawiającego krokodyla i narusza renomę tego znaku. Znak Lacoste został zarejestrowany w klasach: 18 (m.in. torebek ze skóry), 20 (m.in. dla mebli, luster, ram), 24 (m.in. dla pościeli, poszewek dla poduszek) oraz 25 (m.in. odzieży, obuwia, nakryć głowy). Wygląda następująco:

Rozstrzygnięcie OHIM

OHIM oddalił sprzeciw Lacoste. Stwierdził, że oznaczenia są odmienne w warstwie słownej i graficznej. Wprawdzie podobieństwo występuje w warstwie konceptualnej, jednak jest ono niskie i nie wystarcza dla stwierdzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Lacoste wniosła odwołanie. Izba Odwoławcza OHIM częściowo je uwzględniła, stwierdzając, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd występuje w zakresie towarów w klasach 18 i 25. Przesądza o tym podobieństwo konceptualne oznaczeń wynikające z występowania elementu graficznego o takiej samej treści semantycznej (gad z rzędu krokodyli) oraz to, że znak Lacoste ma wzmocnioną zdolność odróżniającą i renomę w odniesieniu do niektórych towarów w klasach 18 i 25. W pozostałym zakresie Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Lacoste, uznając, że w stosunku do towarów i usług w klasach 20, 22 i 36 nie występuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, ponieważ towary te nie są podobne do towarów z klas 18 i 25, dla których znak Lacoste ma wzmocnioną zdolność odróżniającą i renomę. Poza tym w stosunku do towarów z klas 20, 22 i 36 Lacoste nie udowodniła szkody dla renomy lub odróżniającego charakteru swojego znaku ani czerpania przez Kajmana nienależnych korzyści.

Zatem, w ocenie Izby Odwoławczej OHIM, znak KAJMAN może zostać zarejestrowany dla towarów w klasach 20, 22 i 36, ale już nie dla towarów w klasach 18 i 25.

Kajman wniósł skargę na ww. decyzję Izy Odwoławczej OHIM, domagając się przyznania ochrony dla znaku również w klasach 18 i 25. Lacoste natomiast wniosła o odrzucenie rejestracji znaku KAJMAN również dla towarów w klasie 20.

Rozstrzygnięcie Sądu

Sąd oddalił zarówno skargę Kajmana, jak i wniosek Lacoste.

Po pierwsze, Sąd nie zgodził się z Kajmanem, że odbiorcy towarów z klas 18 i 25 cechują się wyższym poziomem uwagi tylko dlatego, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem Lacoste są wysokiej klasy, drogie oraz można je nabyć tylko w sieci sklepów Lacoste.

Sąd stwierdził, że towary w klasach 18 i 25 to po prostu towary konsumpcyjne kierowane do szerokiej grupy odbiorców. Wykaz znaku Lacoste nie wskazuje, że są to towary drogie i wysokiej klasy. Ponadto fakt, że towary Lacoste są dostępne tylko w sieciach jej sklepów, pokazuje, że spółka wybrała taką konkretną strategię marketingową. Nie jest to jednak „normalna” strategia dla tego typu towarów. Lacoste będzie mogła w przyszłości zmienić tę strategię, w związku z czym jej obecny wybór nie może mieć znaczenia przy ocenie poziomu uwagi przeciętnych konsumentów.

Zdaniem Sądu poziom uwagi przeciętnych odbiorców towarów w klasach 18 i 25 jest więc średni.

Po drugie, Sąd stwierdził (tak jak Izba Odwoławcza OHIM), że znaki graficznie są do siebie podobne, ponieważ wykorzystują wizerunek gada z rzędu krokodyli, pokazanego z profilu, z zakrzywionym ogonem. Obie grafiki jednak różnią się od siebie – w znaku zgłoszonym przez Kajmana śpiący gad przedstawiony jest w sposób stylizowany, z tułowiem zbudowanym z liter słowa „kajman”, podczas gdy w znaku Lacoste krokodyl jest bardziej realistyczny i przybiera postawę agresywną. Takie różnice powodują, że podobieństwo graficzne jest niskie. Sąd stwierdził, że znaki nie mogą być w ogóle porównywane w warstwie słownej, ponieważ wcześniejszy znak Lacoste nie ma żadnych elementów słownych.

Sąd zgodził się z Izbą Odwoławczą, że przeciętni odbiorcy będą postrzegać znaki na poziomie znaczeniowym – konceptualnym, jako odnoszące się do gadów z rzędu krokodyli. Takie postrzeganie graficznego elementu wzmaga użycie słowa „kajman”, które wprost odwołuje się do gadów z tego rzędu. Zatem, zdaniem Sądu, znaki są do siebie podobne w warstwie znaczeniowej na średnim poziomie.

Po trzecie, Sąd zgodził się również z Izbą Odwoławczą OHIM, że wcześniejszy znak Lacoste ma wzmocnioną zdolność odróżniającą dla produktów skórzanych, głównie torebek w klasie 18 i dla odzieży i obuwia w klasie 25, nabytą w wyniku używania.

Sąd ocenił, że ze względu na podobieństwo konceptualne znaku KAJMAN i Lacoste oraz wzmocnioną zdolność odróżniającą znaku Lacoste znak KAJMAN używany dla podobnych lub identycznych towarów w klasach 18 i 25 będzie wprowadzał konsumentów w błąd.  Uzasadniając powyższą ocenę, Sąd zgodził się z Kajmanem, że w przypadku towarów oferowanych w sklepach, w których konsumenci sami dokonują wyboru produktu i polegają na utrwalonym w pamięci wizerunku znaku, jak ma to miejsce w przypadku towarów z klas 18 i 25, podobieństwo graficzne znaków zasadniczo ma większe znaczenie. Podobieństwo w takiej warstwie jest jednak tylko jednym z czynników branych pod uwagę przy całościowej ocenie ryzyka konfuzji. Szeroka znajomość wcześniejszego znaku Lacoste nawet przy niewielkim podobieństwie graficznym znaków powoduje bowiem, że znak KAJMAN może być postrzegany przez konsumentów jako odmiana krokodyla z wcześniejszego znaku Lacoste. Sąd odrzucił przy tym argument Kajmana, że brak uwzględnienia jego skargi będzie jednoznaczny z przyznaniem Lacoste monopolu na wizerunek gada z rzędu krokodyli. Sąd wskazał, że reżim prawa wspólnotowych znaków towarowych pozwala właścicielom wcześniejszych znaków sprzeciwić się późniejszym znakom, które czerpią nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy ich znaków. Zatem właściciele ci mogą uzyskać ochronę dla znacznych nakładów poniesionych na promocję swoich wcześniejszych znaków.

Natomiast oddalając wniosek Lacoste o odrzucenie znaku KAJMAN w klasie 20, Sąd wskazał, że Lacoste nie udowodniła wzmocnionej zdolności odróżniającej dla towarów w klasie 20, tj. mebli. Lacoste przedstawiła tylko dowody na renomę pościeli z klasy 24.

Podsumowanie

Wyrok Sądu potwierdza, że przy ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd dużą rolę odgrywa zdolność odróżniająca nabyta w wyniku używania oraz renoma znaku. Silna zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku pozwoli stwierdzić, że późniejszy znak jest myląco do niego podobny, jeżeli znaki będą odwoływać się do tej samej koncepcji, nawet jeśli graficzne przedstawienie tej koncepcji w obu znakach będzie się różniło w wielu aspektach.

Wyrok potwierdza również, że przy ustalaniu poziomu uwagi przeciętnego konsumenta towarów nie ma znaczenia ani faktyczna wysoka jakość towarów, ani ich wysoka cena, jeżeli zgodnie z wykazem towarów dla tych znaków są to zwykłe dobra konsumpcyjne.

Katarzyna Pikora, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy