Czy prowadzący magazyn odpowiada za składowanie podróbek? | Co do zasady

TSUE uznał, że firma, która tylko składuje towary, nie wiedząc o tym, że są podrobione, nie narusza znaków towarowych. Czy zatem operatorzy logistyczni mogą spać spokojnie? Niezupełnie.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 2 kwietnia 2020 r. Coty Germany GmbH vs Amazon Services Europe Sarl (C-567/18)

Operator logistyczny w łańcuchu dostaw

Współczesny model dystrybucji towarów, zwłaszcza tych szybko zbywalnych (FMCG), najczęściej zakłada udział profesjonalnego podmiotu świadczącego usługę składu. Podmiot ten, zwany operatorem logistycznym, posiada odpowiednie zaplecze (magazynowe, transportowe, dystrybucyjne) oraz specjalistyczny know-how w zakresie tych usług. Nie jest on jednak stroną umowy dostawy i sprzedaży towarów, w szczególności nie wprowadza składowanych towarów do obrotu. Nie analizuje też źródła pochodzenia składowanych towarów.

W praktyce dostawca (producent) towaru najpierw dostarcza go do magazynu operatora logistycznego wskazanego przez odbiorcę (np. sieć handlową) i dopiero stąd towar trafia do punktów dystrybucji hurtowej i detalicznej, np. do supermarketów lub – w przypadku sprzedaży online – bezpośrednio do odbiorców. Takie działanie umożliwia zoptymalizowanie łańcucha dostaw.  Jednocześnie udział operatora logistycznego w łańcuchu dostaw wywołuje pytanie, czy taki podmiot odpowiada za naruszenie znaków towarowych.

Okoliczności sprawy Coty vs Amazon

W omawianej sprawie pewien niemiecki sprzedawca handlował na Amazonie perfumami Davidoff pochodzącymi z nielegalnego importu równoległego. Sprzedawca ten korzystał z magazynów Amazona, a mianowicie z popularnej usługi „Fulfilment by Amazon”. Dzięki niej sprzedający, zamiast wysyłać towar prosto do odbiorców, może dostarczyć go do magazynu prowadzonego przez spółkę z grupy Amazon. Dopiero stąd, przy użyciu potężnego zaplecza logistycznego Amazona, towar trafia do odbiorców. Składująca towar spółka Amazon nie oferowała ani nie wprowadzała go do obrotu. Jej rola ograniczała się do magazynowania i następnie dystrybucji towaru.

Ten stan rzeczy nie spodobał się jednak spółce Coty Germany GmbH – licencjobiorcy znaków towarowych Davidoff. Pozwała ona przed sąd niemiecki spółki z grupy Amazon, w tym spółkę Amazon FC Graben GmbH pełniącą rolę składującego, domagając się m.in. zakazania magazynowania lub wysyłki towarów naruszających prawa Coty.  Sąd niemiecki wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, chcąc ustalić, czy w powyższym stanie faktycznym można przypisać odpowiedzialność pozwanej spółce z grupy Amazon.

TSUE: prowadzący magazyn nie odpowiada

Kluczową kwestią prawną była interpretacja pojęcia „celu” z art. 9 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (analogiczny przepis znajduje się w art. 154 polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej). Zgodnie z omawianym przepisem zakazane może być używanie znaku polegające na magazynowaniu towaru nim oznaczonego, jeśli magazynowanie to ma na celu oferowanie i wprowadzanie tego towaru do obrotu. Jeżeli towar jest magazynowany w innym celu, to używanie znaku, a więc i naruszenie, nie ma miejsca.

Odnosząc się do powyższego, TSUE podkreślił, że aby zachodziło naruszenie, podmiot składujący towary musi samodzielnie dążyć do realizacji celu polegającego na oferowaniu towarów lub ich wprowadzaniu do obrotu. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie pozwana spółka z grupy Amazon ani nie oferowała osobiście spornych towarów do sprzedaży, ani nie wprowadzała ich do obrotu. Czynił to wyłącznie sprzedawca korzystający z platformy internetowej Amazona. TSUE wskazał, że używanie znaku wymaga czynnego zachowania i kierowania czynnością stanowiącą używanie. Jedynie osoba, która kieruje daną czynnością, może ją faktycznie zakończyć i dostosować się do wydanego przez sąd zakazu¹.

Podkreślono również, że sam fakt stworzenia warunków technicznych do używania nie oznacza jeszcze używania znaku towarowego. Jako przykład przywołano działalność polegającą na rozlewaniu napoju do puszek oznaczonych podrobionym znakiem na zlecenie osoby trzeciej. Podmiot rozlewający napój w ocenie TSUE sam nie używa znaku, ale tworzy jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, by osoba trzecia mogła dokonywać takiego używania².

Konsekwentnie TSUE wskazał, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające znaki towarowe, nie wiedząc o tym naruszeniu, nie magazynuje towarów w celu ich oferowania i wprowadzania do obrotu, jeśli nie realizuje tych celów osobiście. Tym samym nie narusza on znaków towarowych.

Inne podstawy odpowiedzialności prowadzącego magazyn

Czy w takim razie operatorzy logistyczni w Polsce mogą spać spokojnie? Okazuje się, że niezupełnie. Omawiana sprawa Coty vs Amazon dotyczyła ich odpowiedzialności jako sprawców bezpośrednich. Tymczasem składowanie towarów naruszających znaki towarowe można także rozpatrywać w kategoriach działalności tzw. pośrednika w naruszeniu.

Przepis dotyczący odpowiedzialności pośredników obowiązuje w polskiej ustawie dopiero od 16 marca 2019 r. (art. 296 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej). Zgodnie z nim za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego odpowiada również osoba, z której usług korzystano przy naruszeniu. Przepis ten wynika z implementacji tzw. Dyrektywy Enforcement³. Odpowiedzialność takiego pośrednika była już wcześniej przedmiotem rozważań TSUE. TSUE wskazywał, że jako pośrednik może odpowiadać podmiot wynajmujący hale targowe⁴. Wydaje się więc, że podmiot składujący towar również mógłby zostać uznany za podmiot, z którego usług korzysta naruszyciel.

Gdyby zatem pytanie prawne dotyczyło odpowiedzialności pośrednika, odpowiedź Trybunału, a w konsekwencji rozstrzygnięcie sprawy przed sądem niemieckim, mogłoby być zupełnie inne. Z uwagi na ograniczony zakres pytania prejudycjalnego TSUE nie podjął jednak tej kwestii w omawianym wyroku Coty vs. Amazon. Niewątpliwie jednak sytuacja prawna prowadzących magazyn na skutek ww. wyroku TSUE ulega poprawie, gdyż wykluczono uznanie ich za sprawców bezpośrednio naruszających znaki towarowe. Nie mogą jednak oni spać spokojnie do czasu rozstrzygnięcia w orzecznictwie kwestii ich odpowiedzialności jako pośrednika, z którego usług naruszyciel korzysta przy dokonywaniu naruszenia.

Dawid Sierżant, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy