Czym się różni klocek LEGO od kostki Rubika?
Łączy je na pewno wiele. Obie kreatywne zabawki rozwijają zręczność, umiejętność logicznego myślenia i wyobraźnię. Jednak TSUE uznał, że kształt klocka LEGO jest zdeterminowany względami funkcjonalnymi, a Sąd w kształcie kostki Rubika nie dopatrzył się takich cech. W praktyce oznacza to, że graficzne przedstawienie klocka LEGO nie może być znakiem towarowym, zaś graficzne przedstawienie kostki Rubika – owszem.
Wyrok Sądu z 25 listopada 2014 r. w sprawie T- 450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG przeciwko OHIM.
Prawa związane z magiczną – dla wielu – kostką Rubika są kontrolowane przez brytyjską spółkę Seven Towns. Na jej wniosek w 1999 r. OHIM zarejestrował kształt kostki Rubika jako trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy dla „układanek trójwymiarowych”.
W 2006 r. spółka Simba Toys, niemiecki producent zabawek, złożyła do OHIM wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego. Wskazała m.in., że zawiera on rozwiązanie techniczne polegające na zdolności rotacji elementów kostki, które nie może być chronione jako znak towarowy, a wyłącznie jako patent. Jest oczywiste, że konkurencyjnemu producentowi zabawek zależało na ograniczeniu w zasadzie nielimitowanej czasowo ochrony wynikającej z rejestracji kostki Rubika jako znaku towarowego. Kostka Rubika uznana za rozwiązanie techniczne, tj. patent, mogłaby być chroniona jedynie przez 20 lat, a po tym okresie stałaby się własnością publiczną i mogłaby być swobodnie wykorzystywana przez innych przedsiębiorców. OHIM oddalił jednak wniosek o unieważnienie prawa od znaku. Simba Toys nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem, wobec czego sprawa trafiła do Sądu.
Sąd również oddalił skargę Simba Toys i uznał, że kształt kostki Rubika może stanowić zarejestrowany znak towarowy. Kluczowa dla takiego rozstrzygnięcia okazała się ocena charakteru, jaki mają czarne linie stanowiące część struktury kostki Rubika i dzielące na kwadraty strukturę jej siatki. Simba Toys sugerowała, że konsumenci będą postrzegać czarne linie jako spełniające funkcję podziału kostki na indywidualne elementy i pełniące funkcję techniczną, jako umożliwiające wprawianie elementów w ruch. Sąd uznał jednak, że linie nie odnoszą się w żaden sposób do zdolności rotacji indywidualnych elementów sześcianu. Zdolność rotacji kostki Rubika nie wynika ani z czarnych linii, ani ze struktury siatki, lecz z wewnętrznego mechanizmu znajdującego się w sześcianie, niewidocznego na jego graficznych przedstawieniach. Nie można zatem z tego powodu odmówić rejestracji jej kształtu jako wspólnotowego znaku towarowego.
Sąd przypomniał, że odmowa rejestracji jako znaku towarowego możliwa jest jedynie co do tych oznaczeń, które tworzone są „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego. Sąd słusznie podkreślił, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, w związku z czym niewłaściwe byłoby zakazanie rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny” zapewnia się jednak, że rejestracji nie będą podlegały jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa.
Wydając rozstrzygnięcie, Sąd kierował się wcześniejszym orzeczeniem TSUE w sprawie klocka LEGO (opisanym w tekście Klocek LEGO nie może być znakiem towarowym). Zawiesił zresztą rozpoznanie sprawy aż do czasu wydania wyroku w sprawie klocka LEGO (wyrok TSUE z 14 września 2010 r. , C-48/09 P). Sąd przyjął wykładnię przesłanki kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego dokonaną w tej sprawie przez Trybunał. Niemniej jednak Sąd doszedł do zupełnie innych konkluzji niż te dokonane przez TSUE co do klocka LEGO. W sprawie klocka LEGO badanie przeprowadzone przez TSUE doprowadziło do wniosku, że wypustki umieszczone na klocku są niezbędne do uzyskania zamierzonego w przypadku omawianego towaru efektu technicznego, a mianowicie łączenia klocków. Tymczasem w sprawie kostki Rubika Sąd uznał, że nie istnieje żaden konieczny związek między zdolnością rotacji elementów kostki a istnieniem na powierzchni sześcianu grubych czarnych linii lub struktury siatki. Analiza obu wyroków wskazuje jednak, że trudno znaleźć powód, dla którego znaki oceniono aż tak odmiennie.
Ocena Sądu co do kostki Rubika stanowi wyłom w rysującej się ostatnio tendencji zmierzającej raczej do zawężania zakresu ochrony znaków towarowych (opisanej również w tekście Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy). Orzeczenie to respektuje podstawową zasadę, że kształt może pełnić funkcję odróżniającą – zwłaszcza w przypadku znanych towarów. Niewątpliwie struktura sześcienna kostki Rubika znacząco różni się od przedstawień innych układanek trójwymiarowych dostępnych na rynku i pozwala na identyfikację producenta towaru. Wyrok niesie nadzieję na odwrócenie trendu odmawiającego uznania kształtów towarów za znaki towarowe. Można się jednak spodziewać, że Simba Toys złoży odwołanie od wyroku Sądu, a sprawą zajmie się TSUE.
Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
